拒絶理由対応のすすめ　第１９回　”権利化を断念した出願シリーズ（１）”

題材について

題材の選定条件：審査請求がされ、拒絶理由通知が出されたが、これに応答することなく拒絶査定が出された案件

題材：特願２０２０－２１１１２８
出願人：TOYO TIRE株式会社
代理人：特許業務法人　ユニアス国際特許事務所
発明の名称：押出物の製造方法およびタイヤの製造方法

審査記録
　２０２３年１０月１３日　審査請求
　２０２４年　６月１８日　拒絶理由通知（１回目）
　　　　同年　８月　６日　意見書及び補正書の提出
　　　　同年１１月　５日　拒絶理由通知（２回目）
　２０２５年　３月２５日　拒絶査定

検討対象：２回目の拒絶理由通知
拒絶理由：２９条１項３号および２項（新規性および進歩性）

簡単な概要

　１回目の拒絶理由通知に対する補正後の請求項１は以下の通りである。

【請求項１】
　カーボンブラックを含有するゴムコンパウンドにマイクロ波で熱入れする工程と、
　熱入れされた前記ゴムコンパウンドを押出機で押出す工程とを含み、
　前記ゴムコンパウンドに熱入れする前記工程で前記ゴムコンパウンドを６０℃～９０℃ の範囲内まで温める、
　押出物の製造方法（ただし、前記ゴムコンパウンドに熱入れする前記工程で前記ゴムコ ンパウンドを９０℃まで温める場合を除く。）。

　また、１回目の拒絶理由通知で主引例として挙げられた引用文献１は特開平６－３０４９２３号公報であり、２回目の拒絶理由通知では新たに特開２０１０－１８９５１１号公報が引用されているため、この補正によって１回目の拒絶理由については一応の解消がみられたということができる。

　なお、新たに引用された引用文献１（特開２０１０－１８９５１１号公報）は、出願人が東洋ゴム工業株式会社で、TOYO TIRE株式会社の社名変更前の会社名であるから、１０年以上前の自社の過去出願が引用文献１に挙げられたといえる。（本願の出願日は２０２０年１２月２１日で、引用文献１の出願日は２００９年２月１７日）
　また、引用文献１の審査経過をみると、審査請求後、１回目の拒絶理由通知を受け取ってから対応することなく拒絶査定となっている。こちらも権利化を断念した案件と考えられる。

　１０年以上前の出願内容を会社の従業員が把握していることは難しいし、知財担当がいたとしても当時の担当は別の者である可能性も十分にある。このような類似の出願を事前に把握できなかったのは残念ではあるが致し方ないかもしれない。
　なお、引用文献１の出願における代理人も「ユニアス国際特許事務所」であるため、当事務所はTOYO TIRE株式会社と１０年以上の付き合いがあると推測できる。それなり以上の信頼関係が構築されているのだろう。

　１回目の拒絶理由通知では、２９条２項の進歩性のみが拒絶理由に挙がっていたが、２回目の拒絶理由通知では、自社の過去出願が新たな引用文献１として引用された上で、２９条１項３号及び２項、つまり進歩性だけでなく新規性の拒絶理由も挙げられた。
　２回目の拒絶理由は「新規性」も含まれており、しかもそれが自社の過去出願である、というのはそれなりのインパクトがあるかもしれない。加えて、本願発明が開示されていると判断された引用文献１は１０年以上前の出願であり、この出願に対しても出願人は権利化を諦めているのである。
　これだけの状況を見ると、本願についても権利化を諦めるのが妥当のように見えるかもしれない。

　しかし、このような外形的な状況だけで権利化が難しいと結論を出すのは尚早であるし、第一印象として「権利化が難しいのでは？」という先入観を持ってしまうのもよくない。

　果たして、本願は、拒絶理由を解消することが困難であり、審査官の判断に承服するしかないのか。この点を検討していく。

検討の公開まで

　「拒絶理由対応のすすめ」は、実際に検討された上で、記事の詳細を読む方が、スキルアップに効果的かもしれません。まずはご自身で検討してみてから記事を読みたいという方がいることも想定し、具体的な検討の詳細は、記事のアップから期間をあけて、７月３１日に公開する予定です。
　また、以下の「応答方針の検討」をご覧になる前に、「拒絶理由対応の本質」を読まれることをお薦めします。こちらを読んで頂いた上で以下の記事を読まれる方が、理解が深まると思います。
　以下の「応答方針の検討」には、応答方針に至るまでの思考過程と、意見書案文を載せています。

応答方針の検討（結論：補正無しで応答できる）　公開予定7/31~8/31

　応答方針の詳細については、２０２５年７月３１日に公開予定（会員のみ閲覧可）