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出願

曖昧表現(略~、約~など)を用いるときの注意

令和4年(行ケ)第10019号は、請求項において「略多角形」という言葉を用いて発明の特徴部分を表現したことで明確性要件違反とされた事例である。本件では、従来の「略でない多角形」形状を「略多角形」とすることで発明の効果が奏すると説明された特許出願であった。知財高裁は、「略多角形」が発明の作用効果の有無を分けること、及び、「略多角形」と「略でない多角形」のいずれもが発明の作用効果の発生に関わる特徴である「角の丸み」を有し得ることから、発明の効果を奏する形状と、そうでない形状とを客観的に区別できず、発明の技術的範囲が不明確であるとして、明確性要件違反と判断した。
・チェックポイント
①曖昧表現(略~など)を用いる部分が従来技術と相違する本願発明の特徴部分か
②「略A」も略でない「A」も、発明の効果(課題解決)に関係する特性を有するか
→①と②が共にYESの場合、明確性要件違反となるリスクが高くなる

先行調査文献との差別化/特許性を上げる工夫

発明の表現の幅(請求項の記載の幅)を拡げる

令和3年(行ケ)第10111号は、「レーザ加工装置」の発明において、加工対象物が「シリコンウェハである」という発明特定事項が「シリコン単結晶構造部分に前記切断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハである」という発明特定事項へと訂正され、対象物が「溝が形成されていないシリコンウェハであること」によって進歩性が認められた事案である。
利用対象物を記載しておくと、後の審査で有利に働く可能性がある。
(本件では、明細書に直接の記載はなかったが、明細書や図面等の記載全体から「溝が形成されていないシリコンウェハ」を加工対象としていることが認識できるため認められたが、常に認められる保証はないので、明細書作成時に「発明対象」の外側まで意識して、特徴を捉えようとするのがよい)

<明記型の除くクレーム>
「除くクレーム」によって除外される対象が明細書等に記載されており、かつ、その対象が除かれ得ることも明細書等に記載されている
<非明記型の除くクレーム>

「除くクレーム」によって除外される対象が明細書等に記載されていないか、あるいは、除外される対象が記載されていても、その対象が除かれ得ることが明細書等に記載されていない

∵「除くクレーム」によって「除かれない発明」と「除かれる発明」の間で、発明の技術的意義の違いが生じる場合(除かれない発明が除かれる発明に対して更に技術的意義を有する場合)は、非明記型で「除くクレーム」にすると、「新たな技術的事項を導入したもの」となり、新規事項の追加と判断されるリスクが高い。一方で、出願時に明細書に記載する「明記型の除くクレーム」であれば、明細書に根拠記載がある以上、新規事項の追加とは判断されない。

発明の技術性を高める(進歩性を出しやすくする)

令和4年(行ケ)第10029号は、「課題」との関係から、本願発明についての「技術的な一体不可分」の主張を容れず、引用発明については「技術的な一体不可分」を認めた事例である。
本願発明の認定において「「ヘイズ値、内部ヘイズ値、及び、輝度分布の標準偏差」の三つの光学的特性が、技術的に一体不可分である」との主張に対して知財高裁は、ギラツキの抑制という課題との関係で「ギラツキと内部ヘイズ値が技術的に一体不可分であるとはいえない」と判断した。
一方で、引用発明の認定においては、ギラツキの防止という課題との関係で、「ギラツキと技術的に一体不可分である凹凸の形状を規定するものであり、内部ヘイズ値と表面ヘイズ値が技術的に一体不可分である」と判断した。

※単に、複数の技術が同じ課題の解決に寄与するというのではなく、複数の技術が一体となることで課題の解決に寄与すること=密接に関係していること、を説明しておくべきであることに注意
なお、学術的に「ヘイズ値=内部ヘイズ値+表面ヘイズ値」という関係にあるが、本願発明の認定でヘイズ値と内部ヘイズ値の技術的な一体不可分が認められなかったことからすると、複数の技術が学術的に密接に関係していることは、決め手にならないものと推察されることにも留意

記載要件に対する工夫

サポート要件を不利に判断されないための配慮

サポート要件を満たす発明範囲を拡げる工夫

令和4年(行ケ)第10059号は、訂正後の請求項1が、明細書に記載されるどの実施例にも該当しなくなったが、サポート要件が認められた事例である。
本件で知財高裁は、「当業者において、本件明細書で説明された成分調整の方法に基づいて、参考例を起点として光学ガラス分野の当業者が通常行う試行錯誤を加えることにより本件発明1の各構成要件を満たす具体的組成に到達可能であると理解できるときには、本件発明1は、発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術常識に照らし課題を解決できると認識できる範囲のものといえる。」と判断し、本件明細書に、各パラメータが光学ガラスの特性に与える影響が記載されていたことから、これらの記載を基に通常行う試行錯誤の範囲で、本件発明1(訂正後の請求項1に係る発明)に到達できると解してサポート要件が認められた。

※明細書に記載された「発明に至る道程の説明(本件では「成分調整の方法」)」は、当業者の通常行う試行錯誤で「発明」に到達できる程度の「具体性」が必要とされる点に留意すべきである。

発明の課題(作用/効果)

権利化

<判断基準>

判旨より「補正」の立法趣旨を抜粋
「特許法は,補正について「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」しなければならないと定めることにより,出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして,迅速な権利付与を担保し,発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性を確保するととともに,出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにし,さらに,特許権付与後の段階である訂正の場面においても一貫して同様の要件を定めることによって,出願当初における発明の開示が十分に行われることを担保して,先願主義の原則を実質的に確保しようとしたものであると理解することができる」

「除くクレーム」

補正

<判断基準>2号「特許請求の範囲の減縮」

令和3年(行ケ)第10111号は、「拒絶理由を発見しない請求項」に従属する請求項を新たに増やす補正が、目的要件に違反しているため認められなかった事例である。
知財高裁は、「同法17条の2第5項の趣旨は、拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判の請求と同時にする特許請求の範囲の補正について、既に行った先行技術文献調査の結果等を有効利用できる範囲内に制限することにより、迅速な審査を行うことができるようにしたことにあるものと解される。このような同項の趣旨及び同項2号の文言に照らすと、補正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するというためには、補正後の請求項が補正前の請求項の発明特定事項を限定した関係にあることが必要であり、その判断に当たっては、補正後の請求項が補正前のどの請求項と対応関係にあるかを特定し、その上で、補正後の請求項が補正前の当該請求項の発明特定事項を限定するものかどうかを判断すべきものと解される。また、補正により新しい請求項を追加する増項補正であっても、補正後の新しい請求項がそれと対応関係にある補正前の特定の請求項の発明特定事項を限定するものであれば、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するものと解される。」と述べ、増項補正が認められる場合があるとしたものの、本件では、上記判断基準に適合しないため、認められなかった。
※「拒絶理由を発見しない請求項」に従属する請求項であっても(審査の迅速性が損なわれないように思えても)、この判断基準に合わない場合は認められない。

訂正

発明の認定が適切であったか

<判断基準>請求項の記載の意味内容

令和4年(行ケ)第10007号で知財高裁は、「本願発明は、通常の意味内容により特許請求の範囲の記載を解釈するならば、冷媒量が特に多い「ビル用」のマルチエアコン(ビル用マルチ)に特定されているとは認められない。」と判断した上で、「仮に特許請求の範囲の記載の意味内容が、明細書又は図面において、通常の意味内容とは異なるものとして定義又は説明されていれば、通常の意味内容とは異なるものとして解される余地はあるので、この点について検討すると、本願明細書等の記載をみても、本願発明のマルチエアコンがビル用に限定されている旨の定義又は説明を見出すことはできない。」と判断して、本願発明について、特許請求の範囲の記載の意味内容を、通常の意味内容とは異なるものとして解さなければならない理由はないと結論付けた。

「解される余地はある」と述べていることから、知財高裁の考えは、明細書等に定義/説明があれば常にそちらが優先されるというものでないことに注意。原則は「通常の意味内容」であり、「明細書等の定義/説明に基づく意味」はあくまで例外という位置付けになっている

用語の意義

「発明の用語の意義」の間接的当てはめ>
詳細は有料版にて

技術的な一体不可分

技術的な一体不可分>
発明の認定において、「複数の構成要素(技術要素)」を「一つのまとまった技術=構成要件」と捉え、これらを分離して扱うべきではないとする論理
※「技術的な一体不可分」は、「課題(効果)」との関係で、その技術が密接に関係していることを主張すると認められやすい。具体的に、「課題1と技術Aとが密接な関係にあること、及び、同課題1と技術Bとが密接な関係にあること、技術AとBが一体的な関係で課題の解決に寄与していること」を主張するとよい。

令和4年(行ケ)第10029号は、「課題」との関係から、本願発明についての「技術的な一体不可分」の主張を容れず、引用発明については「技術的な一体不可分」を認めた事例である。
本願発明の認定において「「ヘイズ値、内部ヘイズ値、及び、輝度分布の標準偏差」の三つの光学的特性が、技術的に一体不可分である」との主張に対して知財高裁は、ギラツキの抑制という課題との関係で「ギラツキと内部ヘイズ値が技術的に一体不可分であるとはいえない」と判断した。
一方で、引用発明の認定においては、ギラツキの防止という課題との関係で、「ギラツキと技術的に一体不可分である凹凸の形状を規定するものであり、内部ヘイズ値と表面ヘイズ値が技術的に一体不可分である」と判断した。

なお、学術的に「ヘイズ値=内部ヘイズ値+表面ヘイズ値」という関係にあるが、本願発明の認定でヘイズ値と内部ヘイズ値の技術的な一体不可分が認められなかったことからすると、複数の技術が学術的に密接に関係していることは、決め手にならないものと推察されることにも留意

<判断基準>

事案の概要
発明の詳細な説明には「Raリパーゼ」を前提とした発明が説明されている一方で、請求項には「リパーゼ」と記載されていた。最高裁は、特段の事情がない以上、請求項の「リパーゼ」をRaリパーゼに限定して解釈することは、本願発明の要旨認定として誤りであると判断した。

<判断基準

令和4年(行ケ)第10007号は、引用発明の認定の基本的な考えが示された事例である。本件で知財高裁は、「引用発明の技術内容は、引用文献の記載を基礎として、客観的かつ具体的に認定・確定されなければならず、引用文献に記載された技術内容を、本願発明との対比に必要がないにもかかわらず抽象化したり、一般化したり、上位概念化したりすることは、恣意的な判断を容れるおそれが生じるため、原則として許されない。他方、引用発明の認定は、これを本願発明と対比させて、本願発明と引用発明との相違点に係る技術的構成を確定させることを目的としてされるものであるから、本願発明との対比に必要な技術的構成について過不足なく行われなければならず、換言すれば、引用発明の認定は、本願発明との対比及び判断を誤りなくすることができるように行うことで足りる。」と述べられた。

引用発明を、抽象化、上位概念化して認定することにより、引用発明に記載されていない技術的思想を認定すること許されない
※引用発明は、常に刊行物に書かれたとおりの具体的な構成として認定しなければならないとする理由はなく、本願発明との対比及び判断を誤りなくすることができるように、本願発明に示された技術的思想と対比する上で必要な限度で、刊行物の記載に基づいて、そこに示された技術的思想を表す構成を認定すること許される

技術的な一体不可分

<拡張型の「技術的な一体不可分」>
本願の請求項に記載された構成要素に対応する引用文献の構成のみを対象に「技術的な一体不可分」を主張するのではなく、対応する構成要素が本願の請求項に記載されていない引用文献の構成も含めて「技術的な一体不可分」を主張すること(→そこから引用発明間の組合せが適切でないとの主張に繋げる

令和4年(行ケ)第10029号では、本願発明に「ヘイズ値が60%以上95%以下の範囲の値であり、内部ヘイズ値が0.5%以上8.0%以下の範囲の値であり」との発明特定事項はあったが、「表面ヘイズ値」については記載されていなかった。
前審で特許庁が、本願発明の「内部ヘイズ値が0.5~8.0%」との発明特定事項に対して、引用文献の「内部ヘイズ値は5~30%である」との開示があることから進歩性がないと判断したのに対し、知財高裁は「表面ヘイズ値と切り離して内部ヘイズ値を調整することは示唆されておらず、引用文献において表面ヘイズ値と内部ヘイズ値は技術的に一体不可分である」とした上で、本願発明と引用文献とに共通するヘイズ値(=表面ヘイズ値+内部ヘイズ)が「60%」であることから、「ヘイズ値が60%の場合に、引用文献に記載される表面ヘイズ値の範囲(22~40%)において、内部ヘイズ値を20%以下とすることはできない」ため、進歩性がないとの判断は誤りであるとした。

相違点の認定が適切であったか

論理付けの判断が適切であったか

設計的事項

詳細は有料版にて

「容易の容易」

詳細は有料版にて

請求項の補正/訂正手法

令和3年(行ケ)第10111号は、発明対象である「レーザ加工装置」の請求項において、レーザ加工装置そのものの構成ではなく、その「加工対象物」を限定する訂正によって、発明の進歩性が認められた事例である。
本件では、加工対象物が「シリコンウェハである」との発明特定事項から「シリコン単結晶構造部分に前記切断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハである」へと訂正された。
知財高裁は、この訂正について「加工対象物のみを特定する事項にとどまらず、レーザ加工装置自体についてもその構造、機能を特定する意味を有するものと解するべきである」と述べた。また、進歩性判断では、主引用文献において「切断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハを採用する動機はなく、むしろ阻害事由がある」と判断し、進歩性が認められた。

<判断基準>(一般)

サポート要件の立法趣旨(判決より抜粋)
「特許法36条4項1号は、特許による技術の独占が発明の詳細な説明をもって当該技術を公開したことへの代償として付与されるという仕組みを踏まえ、発明の詳細な説明の記載につき、実施可能要件を定める。このような同号の趣旨に鑑みると、明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するためには、当該発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、当業者が過度の試行錯誤を要することなく、特許を受けようとする発明の実施をすることができる程度の記載があることを要するものと解される。」

令和4年(行ケ)第10124号は、「「卵パックを移載するロボット」とは別個の装置(専用の構成)として実現することは、技術的には容易であり、明細書に具体的な開示がなくても、当業者であれば技術常識に基づいてさほどの困難を伴うことなくこれを実施できるといえる。」と述べ、「明細書に具体的な開示がないことから直ちに実施可能要件違反とはならず、実施に「困難性」がないことを、実施可能要件充足の根拠とした事例である。

<判断基準>(一般)

サポート要件の立法趣旨(判決より抜粋)
「特許制度は,発明を公開させることを前提に,当該発明に特許を付与して,一定期間その発明を業として独占的,排他的に実施することを保障し,もって,発明を奨励し,産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして,ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は,本来,当該発明の技術内容を一般に開示するとともに,特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲(特許発明の技術的範囲)を明らかにするという役割を有するものであるから,特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには,明細書の発明の詳細な説明に,当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。
 特許法旧36条5項1号の規定する明細書のサポート要件が,特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは,発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると,公開されていない発明について独占的,排他的な権利が発生することになり,一般公衆からその自由利用の利益を奪い,ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ,上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。」

<判断基準>要求される記載の程度

判決より抜粋
「サポート要件を充足するには,明細書に接した当業者が,特許請求された発明が明細書に記載されていると合理的に認識できれば足り,また,課題の解決についても,当業者において,技術常識も踏まえて課題が解決できるであろうとの合理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであって,厳密な科学的な証明に達する程度の記載までは不要であると解される。なぜなら,まず,サポート要件は,発明の公開の代償として独占権を与えるという特許制度の本質に由来するものであるから,明細書に接した当業者が当該発明の追試や分析をすることによって更なる技術の発展に資することができれば,サポート要件を課したことの目的は一応達せられるからであり,また,明細書が,先願主義の下での時間的制約の中で作成されるものであることも考慮すれば,その記載内容が,科学論文において要求されるほどの厳密さをもって論証されることまで要求するのは相当ではないからである。」

<判断基準>「課題」の認定

判旨を抜粋
「発明が解決しようとする課題は,一般的には,出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから,発明の詳細な説明に,課題に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては,技術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないではないと考えられる。
 しかしながら,記載要件の適否は,特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから,その判断は,第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり,課題の認定,抽出に関しても,上記のような例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。
 したがって,出願時の技術水準等は,飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず,本来的には,課題を抽出するための事項として扱われるべきものではない(換言すれば,サポート要件の適否に関しては,発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は,これに従って判断すれば十分なのであって,出願時の技術水準を考慮するなどという名目で,あえて周知技術や公知技術を取り込み,発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でないし,相当でもない。出願時の技術水準等との比較は,行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。)。」

<判断基準>「パラメータ発明」の場合

下記の判決抜粋から、この要件は、パラメータ発明に依らない、発明一般におけるサポート要件の判断基準①及び②のうち、②を充足するために、パラメータ発明に課される要件と解することができる。
「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには,明細書の発明の詳細な説明に,当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきことは説示したとおりである。そして,本件発明は,特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり,いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ,このような発明において,特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するためには,…(上記判断基準に続く)」

①「発明の詳細な説明に記載された発明か」

②「当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものか」

「課題」の認定

「課題を解決できると認識できるか」の判断

<試行錯誤論(サポート要件)>
明細書に記載された内容(発明に至る道程)に基づいて、実施例をベースに、当御者が通常行う試行錯誤(=発明に至る道程の説明に従った試行)によって、当業者が到達可能な発明であれば、当該発明も「課題を解決できると認識できる範囲のもの」であるとする論理

令和4年(行ケ)第10059号では、「当業者において、本件明細書で説明された成分調整の方法に基づいて、参考例を起点として光学ガラス分野の当業者が通常行う試行錯誤を加えることにより本件発明1の各構成要件を満たす具体的組成に到達可能であると理解できるときには、本件発明1は、発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術常識に照らし課題を解決できると認識できる範囲のものといえる。」と判断し、全ての実施例に該当しない請求項のサポート要件が認められた。

構成/工程対比アプローチ>
詳細は有料版にて

<判断基準>

明確性要件の立法趣旨(判決より抜粋)
「特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする
発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は、仮
に、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許が付与された発
明の技術的範囲が不明確となり、第三者の利益が不当に害されることがあり得るの
で、そのような不都合な結果を防止することにある。」

除くクレームの類型とクレームのオープン/クローズの関係
は、下表のように、クローズドクレームにおいて「内在型の外的除外」の除くクレームは認められない可能性が高い。

∵クローズドクレームに対する「内在型の外的除外」は、発明の対象が、他の構成を有する形態を既に除外しているため、結局のところ、既に除かれている部分の中でさらに特定の部分を除こうとするものであるから、何も除いていないに等しい。

無効化

<争点>発明の認定

<判断基準>請求項の記載の意味内容

令和4年(行ケ)第10007号で知財高裁は、「本願発明は、通常の意味内容により特許請求の範囲の記載を解釈するならば、冷媒量が特に多い「ビル用」のマルチエアコン(ビル用マルチ)に特定されているとは認められない。」と判断した上で、「仮に特許請求の範囲の記載の意味内容が、明細書又は図面において、通常の意味内容とは異なるものとして定義又は説明されていれば、通常の意味内容とは異なるものとして解される余地はあるので、この点について検討すると、本願明細書等の記載をみても、本願発明のマルチエアコンがビル用に限定されている旨の定義又は説明を見出すことはできない。」と判断して、本願発明について、特許請求の範囲の記載の意味内容を、通常の意味内容とは異なるものとして解さなければならない理由はないと結論付けた。

「解される余地はある」と述べていることから、知財高裁の考えは、明細書等に定義/説明があれば常にそちらが優先されるというものでないことに注意。原則は「通常の意味内容」であり、「明細書等の定義/説明に基づく意味」はあくまで例外という位置付けになっている

用語の意義

「発明の用語の意義」の間接的当てはめ手法>
詳細は有料版にて

<判断基準>

事案の概要
発明の詳細な説明には「Raリパーゼ」を前提とした発明が説明されている一方で、請求項には「リパーゼ」と記載されていた。最高裁は、特段の事情がない以上、請求項の「リパーゼ」をRaリパーゼに限定して解釈することは、本願発明の要旨認定として誤りであると判断した。

<判断基準

令和4年(行ケ)第10007号は、引用発明の認定の基本的な考えが示された事例である。本件で知財高裁は、「引用発明の技術内容は、引用文献の記載を基礎として、客観的かつ具体的に認定・確定されなければならず、引用文献に記載された技術内容を、本願発明との対比に必要がないにもかかわらず抽象化したり、一般化したり、上位概念化したりすることは、恣意的な判断を容れるおそれが生じるため、原則として許されない。他方、引用発明の認定は、これを本願発明と対比させて、本願発明と引用発明との相違点に係る技術的構成を確定させることを目的としてされるものであるから、本願発明との対比に必要な技術的構成について過不足なく行われなければならず、換言すれば、引用発明の認定は、本願発明との対比及び判断を誤りなくすることができるように行うことで足りる。」と述べられた。

引用発明を、抽象化、上位概念化して認定することにより、引用発明に記載されていない技術的思想を認定すること許されない
※引用発明は、常に刊行物に書かれたとおりの具体的な構成として認定しなければならないとする理由はなく、本願発明との対比及び判断を誤りなくすることができるように、本願発明に示された技術的思想と対比する上で必要な限度で、刊行物の記載に基づいて、そこに示された技術的思想を表す構成を認定すること許される

<争点>相違点の認定

<争点>論理付け

組合せの動機

<技術分野の上位化アプローチ
引用文献1の発明と引用文献2の発明の技術分野が共通するレベルにまで技術分野を上位概念化し、その技術分野の当業者の視点から動機付けを判断するアプローチ

※引用文献1及び2には、上位概念の技術分野における「課題」が記載されていない可能性が高いため、当該技術分野における周知/自明な「課題」から動機付けをアプローチすることが考えられる。

令和4年(行ケ)第10037号では、「本件公然実施発明は、空調服(技術分野A1)の技術分野に属すると認められるのに対し、甲30発明は、介護用パンツ(技術分野A2)の技術分野に属する発明であると認められるが、いずれも「被服」(技術分野A)であるという点では関連性を有する。被服の技術分野においては、2つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することや、そもそも2つの紐状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって容易ではないとの周知かつ自明の課題(技術分野Aの課題α)が存在したものと認められる。本件公然実施発明に接した当業者は、被服の分野における周知かつ自明の課題を認識し、甲30発明がこの課題を解決する手段と認識するため動機付けが認められる。」と判断された。

<周知関連別課題の認識
引用文献に記載されている「課題」の「解決手段」が、その技術分野における「周知な課題」の「解決手段」にもなっている場合に、引用文献の「課題」と「周知な課題」の関連性や共通性から、当業者が「「周知な課題」の「解決手段」として認識することを主張する論法

令和4年(行ケ)第10037号では、「介護用パンツを履く者にとって作業が簡単ではないことから「装着の容易さ」を課題とした甲30号証における解決手段が、被服の技術分野における「2つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することや、そもそも2つの紐状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって容易ではない」という周知かつ自明の課題を解決する手段として、当業者が認識するものと認められる」と判断され、甲30号証の直接的な課題とは異なる課題を解決する手段と認定し、組合せの動機付けが判断された。
本件では、具体的な中身は違うが「装着の容易さ」という広い意味での共通性が、課題同士の関連性といえ、「周知の課題を解決する手段としても認識される」との判断に影響したといえる。

設計的事項

技術的意義の有無判断>
本願発明の相違点に係る構成に技術的意義が無く、引用発明の相違点に係る構成に技術的意義が無いならば、引用発明の構成を本願発明の構成とすることは、当業者が適宜なし得る設計的事項である、と主張する

構成不足型の相違点と構成相違型の相違点
構成不足型は、「引用発明は~を有さないが、本件発明は~を有する」といった構成が足りていない相違点の類型のこと。構成相違型は「引用発明における構成は~であるが、本件発明における構成は~である」といった構成同士が異なっている類型のこと

令和4年(行ケ)第10111号では、「相違点1は、本件発明1においては、「ほぼ水平に」延びる段差部であるのに対して、甲1発明1においては、「やや下方に」延びる段差部であるが、段差部が「ほぼ水平に」延びるものとすることについて何らかの技術的意義があるとは認められず、段差部が「やや下方に」延びることに何らかの技術的意義があるとは認められず、甲1発明1において「やや下方に」延びる段差部を「ほぼ水平に」延びるように構成することは、当業者が適宜なし得る設計的事項にすぎないというべきである。」と判断された。

<判断基準>(一般)

サポート要件の立法趣旨(判決より抜粋)
「特許法36条4項1号は、特許による技術の独占が発明の詳細な説明をもって当該技術を公開したことへの代償として付与されるという仕組みを踏まえ、発明の詳細な説明の記載につき、実施可能要件を定める。このような同号の趣旨に鑑みると、明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するためには、当該発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、当業者が過度の試行錯誤を要することなく、特許を受けようとする発明の実施をすることができる程度の記載があることを要するものと解される。」

令和4年(行ケ)第10124号は、「「卵パックを移載するロボット」とは別個の装置(専用の構成)として実現することは、技術的には容易であり、明細書に具体的な開示がなくても、当業者であれば技術常識に基づいてさほどの困難を伴うことなくこれを実施できるといえる。」と述べ、「明細書に具体的な開示がないことから直ちに実施可能要件違反とはならず、実施に「困難性」がないことを、実施可能要件充足の根拠とした事例である。

<判断基準>(一般)

サポート要件の立法趣旨(判決より抜粋)
「特許制度は,発明を公開させることを前提に,当該発明に特許を付与して,一定期間その発明を業として独占的,排他的に実施することを保障し,もって,発明を奨励し,産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして,ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は,本来,当該発明の技術内容を一般に開示するとともに,特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲(特許発明の技術的範囲)を明らかにするという役割を有するものであるから,特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには,明細書の発明の詳細な説明に,当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。
 特許法旧36条5項1号の規定する明細書のサポート要件が,特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは,発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると,公開されていない発明について独占的,排他的な権利が発生することになり,一般公衆からその自由利用の利益を奪い,ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ,上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。」

<判断基準>要求される記載の程度

判決より抜粋
「サポート要件を充足するには,明細書に接した当業者が,特許請求された発明が明細書に記載されていると合理的に認識できれば足り,また,課題の解決についても,当業者において,技術常識も踏まえて課題が解決できるであろうとの合理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであって,厳密な科学的な証明に達する程度の記載までは不要であると解される。なぜなら,まず,サポート要件は,発明の公開の代償として独占権を与えるという特許制度の本質に由来するものであるから,明細書に接した当業者が当該発明の追試や分析をすることによって更なる技術の発展に資することができれば,サポート要件を課したことの目的は一応達せられるからであり,また,明細書が,先願主義の下での時間的制約の中で作成されるものであることも考慮すれば,その記載内容が,科学論文において要求されるほどの厳密さをもって論証されることまで要求するのは相当ではないからである。」

<判断基準>「課題」の認定

判旨を抜粋
「発明が解決しようとする課題は,一般的には,出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから,発明の詳細な説明に,課題に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては,技術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないではないと考えられる。
 しかしながら,記載要件の適否は,特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから,その判断は,第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり,課題の認定,抽出に関しても,上記のような例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。
 したがって,出願時の技術水準等は,飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず,本来的には,課題を抽出するための事項として扱われるべきものではない(換言すれば,サポート要件の適否に関しては,発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は,これに従って判断すれば十分なのであって,出願時の技術水準を考慮するなどという名目で,あえて周知技術や公知技術を取り込み,発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でないし,相当でもない。出願時の技術水準等との比較は,行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。)。」

<判断基準>「パラメータ発明」の場合

下記の判決抜粋から、この要件は、パラメータ発明に依らない、発明一般におけるサポート要件の判断基準①及び②のうち、②を充足するために、パラメータ発明に課される要件と解することができる。
「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには,明細書の発明の詳細な説明に,当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきことは説示したとおりである。そして,本件発明は,特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり,いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ,このような発明において,特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するためには,…(上記判断基準に続く)」

①「発明の詳細な説明に記載された発明か」

②「当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものか」

「課題」の認定

「課題を解決できると認識できるか」の判断

構成/工程対比アプローチ>
詳細は有料版にて

<判断基準>

明確性要件の立法趣旨(判決より抜粋)
「特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする
発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は、仮
に、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許が付与された発
明の技術的範囲が不明確となり、第三者の利益が不当に害されることがあり得るの
で、そのような不都合な結果を防止することにある。」

第三者の利益が不当に害される(不測の損害を被る)といえるか

令和4年(行ケ)第10019号は、請求項において「略多角形」という言葉を用いて発明の特徴部分を表現したことで明確性要件違反とされた事例である。本件では、従来の「略でない多角形」形状を「略多角形」とすることで発明の効果が奏すると説明された特許出願であった。知財高裁は、「略多角形」が発明の作用効果の有無を分けること、及び、「略多角形」と「略でない多角形」のいずれもが発明の作用効果の発生に関わる特徴である「角の丸み」を有し得ることから、発明の効果を奏する形状と、そうでない形状とを客観的に区別できず、発明の技術的範囲が不明確であるとして、明確性要件違反と判断した。
・チェックポイント
①曖昧表現(略~など)を用いる部分が従来技術と相違する本願発明の特徴部分か
②「略A」も略でない「A」も、発明の効果(課題解決)に関係する特性を有するか
→①と②が共にYESの場合、明確性要件違反が認められる可能性が高くなる

権利行使

訴えの利益

<判断基準

特に補足はなし

消滅時効

<判断基準>「損害および加害者を知った時」

判旨を抜粋
「民法七二四条にいう「加害者ヲ知リタル時」とは、同条で時効の起算点に関する
特則を設けた趣旨に鑑みれば、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもと
に、その可能な程度にこれを知つた時を意味するものと解するのが相当であり、被
害者が不法行為の当時加害者の住所氏名を的確に知らず、しかも当時の状況におい
てこれに対する賠償請求権を行使することが事実上不可能な場合においては、その
状況が止み、被害者が加害者の住所氏名を確認したとき、初めて「加害者ヲ知リタ
ル時」にあたるものというべきである。」

参考判例の判旨を抜粋
「民法724条前段の消滅時効の起算点は,被害者等が「損害及び加害者を知った時」,すなわち加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに,その可能な程度にこれを知った時を意味するものと解するのが相当であり(最高裁判所昭和48年11月16日第二小法廷判決・民集27巻10号1374頁参照),また,違法行為による損害の発生及び加害者を現実に了知したことを要すると解されるこれを物の製造販売による特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の事案についてより具体的にいうと,被害者である特許権者が,加害者による当該物の製造販売の事実及びそれによる損害発生の事実を認識したことに加え,当該物が当該特許権に係る特許発明の技術的範囲に属することを認識したことも必要である。なぜならば,特許権者にそのような認識がなければ,加害者による当該物件の製造販売行為が自己の特許権を侵害する不法行為であることを認識することはできず,そのため,加害者に対する損害賠償請求権を事実上行使し得ないからである。」