サポート要件における試行錯誤論～実施例を含まなくなった訂正請求項のサポート要件を認めた事例～
令和５年６月１５日（2023/6/15）判決言渡　判決文リンク
＃特許　＃サポート要件

１．実務への活かし

・～出願まで　＃サポート要件　＃明細書の作成
　サポート要件の判断において「試行錯誤論」が認められれば、サポートされる発明の範囲は拡がる（実際に拡がるのではなく、試行錯誤論を考慮しない場合と比べて、認められる発明の範囲が拡がる）。
　サポート要件における試行錯誤論とは、「明細書に記載された内容（＋当業者の技術常識）に基づき、当業者の通常行う試行錯誤の範囲で到達できる発明」も、明細書にサポートされる発明とする論理である。

　サポート要件における試行錯誤論が認められるには、明細書の内容が重要である。明細書に、直接的かつ具体的に発明が記載される代わりに、明細書の説明に基づいて試行錯誤を行うことで具体的な発明に到達できるといえる「発明に至る道程の説明」がされていることが要求される。

・～権利化まで　＃サポート要件　＃請求項の作成
　サポートされる発明の範囲は、明細書に直接的に記載されている内容に限定されず、明細書に記載された内容（＋当業者の技術常識）に基づき、当業者の通常行う試行錯誤の範囲で到達できる発明にも及び得るものとして、請求項（＝特許を受けようとする発明）の内容を検討することで、より広い権利の獲得を視野に入れた対応ができ、実務能力が向上する。

∵本件では、訂正によって、明細書に記載される全ての実施例が請求項１に係る発明に該当しなくなったが、知財高裁は、次のように述べて、当業者の通常の試行錯誤によって到達できる範囲にまで、サポートされる発明の範囲は含まれるという考えを示した。
「当業者において、本件明細書で説明された成分調整の方法に基づいて、参考例を起点として光学ガラス分野の当業者が通常行う試行錯誤を加えることにより本件発明１の各構成要件を満たす具体的組成に到達可能であると理解できるときには、本件発明１は、発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術常識に照らし課題を解決できると認識できる範囲のものといえる。」

２．概要

　英橋貿易有限公司（以下、「英橋貿易」という。）が、HOYA株式会社（以下、「ＨＯＹＡ」という。）の有する特許第６２９１５９８号（発明の名称「ガラス等」。以下、「本件特許」という。）の無効審判を請求したところ、請求が認められなかったため、審決の取消しを求めた事案である。

　本件の争点は、サポート要件（特許法３６条６項１号）である。

　英橋貿易は、本件特許にサポート要件の違反があると主張したが、知財高裁は、原審である無効審判での特許庁の判断を支持し、英橋貿易の主張を容れなかった。（サポート要件違反の主張は認められなかった）

　本件特許は、ガラスの発明を開示する。本件特許の請求項１に係る発明（以下、「本件発明１」という。）は、ガラスの有する複数の組成に関するパラメータ（質量％や質量比など）の数値範囲を特定した発明である。また、本件発明１は、ガラスの転移温度や屈折率といったガラスの特性に関するパラメータの数値範囲も特定している。本件発明１に規定されるパラメータの数は多く、本判決では、本件発明１を計１６の構成要件に分けている。（なお、本判決では、前者の組成に関する事項を「本件組成要件」といい、後者の特性に関する事項を「本件物性要件」といっている。）

　また、本件特許は、本件の無効審判が請求されるまでに、PCT出願→国内移行→自発補正→特許査定（早期審査）→異議申立て→訂正請求→維持決定、という経緯を辿っており、本件では、異議申立ての中で訂正請求により訂正された請求項のサポート要件が争われた。

　本件特許明細書にはNo.1～33までの参考例（実施例）が示されており、訂正前の請求項１に記載された発明はこれらの実施例の多くを含むものであった。一方で、訂正後の請求項１に記載された発明は、これらの全ての実施例を含まないものとなり、このことがサポート要件における争点の中心となった。

　本件発明１（＝訂正後の請求項１に係る発明）は、以下の通りである。なお。訂正前の請求項の記載からの変更部分に下線を引いておく。また、訂正によっていずれの実施例にも該当しなくなった構成要件を青字で記しておく。

【請求項１】（なお、構成要件ごとの文節Ａ１～Ｅを付記）
　質量％表示にて、
　Ｂ_２Ｏ_３とＳｉＯ­_２との合計含有量が２１～３２質量％、　…Ａ１
　Ｌａ_２Ｏ_３、Ｙ_２Ｏ_３、Ｇｄ_２Ｏ_３およびＹｂ_２Ｏ_３の合計含有量が５０～６３質量％、但し、Ｙｂ_２Ｏ_３含有量が１.０質量％以下であり、　…Ａ２
　ＺｒＯ_２含有量が４～１０質量％、　…Ａ３
　Ｔａ_２Ｏ_５含有量が２質量％以下、　…Ａ４
　Ｌｉ_２Ｏ、Ｎａ_２ＯおよびＫ_２Ｏの合計含有量が０～２.０質量％、　…Ａ５
　Ｎｂ_２Ｏ_５、ＴｉＯ_２、Ｔａ_２Ｏ_５およびＷＯ_３の合計含有量が４～１１質量％、　…Ａ６
　Ｂ_２Ｏ_３とＳｉＯ_２との合計含有量に対するＢ_２Ｏ_３含有量の質量比（Ｂ_２Ｏ_３／（Ｂ_２Ｏ_３＋ＳｉＯ_２））が０.６～０.８２８、　…Ａ７
　Ｌａ_２Ｏ_３、Ｙ_２Ｏ_３、Ｇｄ_２Ｏ_３およびＹｂ_２Ｏ_３の合計含有量に対するＢ_２Ｏ_３およびＳｉＯ_２の合計含有量の質量比（（Ｂ_２Ｏ_３＋ＳｉＯ_２）／（Ｌａ_２Ｏ_３＋Ｙ_２Ｏ_３＋Ｇｄ_２Ｏ_３＋Ｙｂ_２Ｏ_３））が０.４２～０.５３、　…Ａ８
　Ｌａ_２Ｏ_３、Ｙ_２Ｏ_３、Ｇｄ_２Ｏ_３およびＹｂ_２Ｏ_３の合計含有量に対するＹ_２Ｏ_３含有量の質量比（Ｙ_２Ｏ_３／（Ｌａ_２Ｏ_３＋Ｙ_２Ｏ_３＋Ｇｄ_２Ｏ_３＋Ｙｂ_２Ｏ_３））が０.１０～０.３０、　…Ａ９
　Ｌａ_２Ｏ_３、Ｙ_２Ｏ_３、Ｇｄ_２Ｏ_３およびＹｂ_２Ｏ_３の合計含有量に対するＧｄ_２Ｏ_３含有量の質量比（Ｇｄ_２Ｏ_３／（Ｌａ_２Ｏ_３＋Ｙ_２Ｏ_３＋Ｇｄ_２Ｏ_３＋Ｙｂ_２Ｏ_３））が０～０.０５、　…Ａ１０
　Ｎｂ_２Ｏ_５、ＴｉＯ_２、Ｔａ_２Ｏ_５およびＷＯ_３の合計含有量に対するＮｂ_２Ｏ_５含有量の質量比（Ｎｂ_２Ｏ_５／（Ｎｂ_２Ｏ_５＋ＴｉＯ_２＋Ｔａ_２Ｏ_５＋ＷＯ_３））が０.９５～１、　…Ａ１１
　Ｎｂ_２Ｏ_５、ＴｉＯ_２、Ｔａ_２Ｏ_５およびＷＯ_３の合計含有量に対するＺｎＯ含有量の質量比（ＺｎＯ／（Ｎｂ_２Ｏ_５＋ＴｉＯ_２＋Ｔａ_２Ｏ_５＋ＷＯ_３））が０.２０～０.５００、であり、　…Ａ１２
　液相温度が１１４０℃以下であり、　…Ｂ
　ガラス転移温度が６７２℃以上であり、　…Ｃ
　屈折率ｎｄが１.８２５～１.８５０の範囲であり、　…Ｄ
　かつアッベ数νｄが４１.５～４４である酸化物ガラスであるガラス（但し、Ｂ_２Ｏ_３含有量が２２.３８０質量％であり、Ｌａ_２Ｏ_３含有量が４５.６８０質量％であり、Ｙ_２Ｏ_３含有量が８.７８０質量％であり、ＺｎＯ含有量が４.２５０質量％であり、ＳｉＯ_２含有量が４.６８０質量％であり、Ｎｂ_２Ｏ_５含有量が７.８８０質量％であり、かつＺｒＯ_２含有量が６.３５０質量％であるガラスを除く）。　…Ｅ

※なお、構成Ａ１～Ａ１２が「本件組成要件」と呼ばれ、構成Ｂ～Ｅ（但、構成Ｅは除く部分以外の部分）が「本件物性要件」と呼ばれている。

　また、本件特許明細書には、本件発明１に関して以下のα～γが少なくとも記載されている。

α　：　本件特許明細書の【発明の概要】には、「構成Ａ１～Ａ４、Ａ７～Ａ１１、D、及び、Eを満たすガラス」が発明の一形態として説明されている。言い換えれば、「構成Ａ５、Ａ６、Ａ１２、Ｂ、及び、Ｃ」が不足している発明が記載されている。（なお、本件発明１の数値範囲と範囲が一致しない構成が複数ある。）
β　：　本件特許明細書の【発明を実施するための形態】には、本件発明１の構成Ａ１～Ａ６、Ａ８～Ａ１１、D、及び、Eの各構成について、数値範囲の好ましい上限値または下限値が記載されている（例えば、構成Ａ１の場合、下限値として２１質量％、上限値として３２質量％が好ましい値として記載されている。）。但し、本件発明１における構成Ａ７の上限値（０．８２８）、構成A１２の上限値（０．５００）、構成Bの値（１１４０℃）、及び、構成Cの値（６７２℃）は直接記載されていない。
γ　：　本件特許明細書には、No.1~33までの実施例が示されており、その実施例の中には、本件発明１の構成Ａ１～Ａ１２を全て満たす実施例は存在していない。但し、構成Ａ７の値が０．８２８となる実施例、構成A１２の値が０．５００となる実施例、構成Bの値が１１４０℃となる実施例、及び、構成Cの値が６７２℃となる実施例は示されている。

　このように、本件特許明細書には、「１つの発明」として、本件発明１と同じパラメータ（構成Ａ１～Ｅ）を有し、各パラメータの数値範囲が記載されたガラスの開示はないが、ガラスに係る個々のパラメータ及び各パラメータの好ましい数値範囲は記載されていた。しかしながら、本件発明１のいくつかのパラメータについては、好ましい数値範囲内ではあるが具体的に数値として記載されていない下限値あるいは上限値が規定されており、これらの値は実施例に記載されていた。但し、実施例の中には、本件発明１に規定される各パラメータの数値範囲を全て充足する実施例は記載されていなかった。

　上記の事情の下で、英橋貿易は、本件発明１を充足する実施例は存在しておらず、当業者は試行錯誤の足がかりとなる適当な実施例を明細書から見出すことができないため、本件発明１に想到するには過度の試行錯誤を要するといった主張を行った。
　一方で、ＨＯＹＡは、No.1~33までの実施例のうち、特定の実施例を出発点とし、本件特許明細書の記載を参酌することで、当業者は過度の試行錯誤を要することなく、本件発明１のガラスを見出すことができるといった主張を行った。それぞれの具体的な主張内容は以下の通りである。

英橋貿易の主張（判決より抜粋。下線、太字は付記）
「参考例の中に本件組成要件及び本件物性要件を全て充たすもの、すなわち実施例は一例も存在しないから、これら参考例を基本にして、通常行われる試行錯誤の範囲内で組成を調整することで本件組成要件及び本件物性要件の全てを満たすガラスが得られることを当業者が理解するとはいえない。
　すなわち、本件のように、本件組成要件と本件物性要件を同時に充たす実施例が明細書中に１つも記載されていない場合…当業者としては、試行錯誤の出発点を絞り込むことすらできないまま、…参考例にどのような構成変更を行えば、本件組成要件と本件物性要件の全てを満たすのかを想定する必要がある。
　このような作業は、本件発明１の構成要件を充足しない従来技術から、本件発明１の構成要件を充足する新たな発明をするということに等しく、本件明細書から理解できる事項の範囲内であるとはいえない。
　…本件明細書には、ガラス転移温度に係る物性要件だけを満たしていない参考例以外にも、液相温度に係る物性要件だけを満たしていない参考例や、本件物性要件は満たすが特定の組成要件だけを満たしていない参考例もあり、…これらを出発点とすることも当業者における選択肢の中に含まれる。当業者としては、そもそもどの構成要件に着目して、どの参考例を出発点とするかという点からして、試行錯誤を行わなければならず、これは、当業者の通常の試行錯誤の範囲を超えるものである。
　…本件明細書のガラス転移温度に関する記載からは、どのように組成を調整することでガラス転移温度を望む数値範囲に調整できるかが不明であるから、本件物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを当業者は理解できない。
　…
　本件明細書【００３６】には、「質量比（（Ｂ２Ｏ３＋ＳｉＯ２）／（Ｌａ２Ｏ３＋Ｙ２Ｏ３＋Ｇｄ２Ｏ３＋Ｙｂ２Ｏ３））が０．５３以下であることは、ガラスの化学的耐久性の改善、高ガラス転移温度（Ｔｇ）化の観点からも好ましい。」と記載されているところ、参考例１５では…０．４６３で、ガラス転移温度に係る物性要件を満たす（６７３℃）が、参考例１…ないし３３は、参考例１５以下であるにもかかわらず、ガラス転移温度に係る物性要件を満たしていない。そうすると、質量比（（Ｂ２Ｏ３＋ＳｉＯ２）／（Ｌａ２Ｏ３＋Ｙ２Ｏ３＋Ｇｄ２Ｏ３＋Ｙｂ２Ｏ３））をただ下げればガラス転移温度が上がるというものではないことが開示又は示唆されている。
　本件明細書【００５２】には、「ＺｎＯは、…ガラス転移温度を低下させる働きも有する。」、「質量比（ＺｎＯ／（Ｂ２Ｏ３＋ＳｉＯ２））が０．４以下であることは、ガラスの熱的安定性の改善および高ガラス転移温度（Ｔｇ）化の上でも好ましい。」と記載されており、…ＺｎＯを減らすことでガラス転移温度を上昇させようとすれば、構成要件Ａ⑫の質量比（ＺｎＯ／（Ｎｂ２Ｏ５＋ＴｉＯ２＋Ｔａ２Ｏ５＋ＷＯ３））は下降すると考えられるところ、参考例２９では、…ガラス転移温度に係る物性要件を満たす（６７３℃）が、参考例２、…ないし３３は、…参考例２９と同等か又はより低いにもかかわらず、ガラス転移温度に係る物性要件を満たしていない。そうすると、ＺｎＯの含有量をただ少なくすればガラス転移温度が上がるというものではないことが開示又は示唆されている。
　…
　また、参考例に…一貫性を見いだすことは困難であり、…本件組成要件を満たすことと本件物性要件を満たすこととの間に相関関係を見いだすことは不可能であって、当業者において、本件組成要件を満たすことによって本件物性要件を満たすことができると認識することはできない。
　さらに、参考例で示されたガラスにおける組成は、特許請求の範囲に規定された成分含有量（質量比）の各数値範囲を網羅しておらず、一定の範囲に偏っている。そうである以上、ガラス分野の当業者の技術常識をもってしても、本件発明の組成要件の全数値範囲にわたって、本件組成要件を満たすガラスが本件物性要件を満たすと認識することはできない。
　…
　本件明細書に開示された光学ガラスの参考例の組成は、本件組成要件の数値範囲と比較して、極めて狭い範囲に集中して分布している。…これによって、本件発明で規定された本件組成要件の数値範囲全般にわたって本件物性要件を満たす光学ガラスが得られることを、当業者が認識し得るとはいえない。」

HOYAの主張（判決より抜粋。下線、太字は付記）
「本件発明の課題は、前記⑵のとおり、①…、②…、③熱的安定性に優れるガラスの提供、及び、④機械加工に適するガラスの提供である。
　そうであるところ、本件発明は、…上記①、③及び④の課題について、…液相温度が１１４０℃以下（構成要件Ｂ）、ガラス転移温度が６７２℃以上（構成要件Ｃ）との発明特定事項を備えた構成により、当該課題の解決を図るものである。
　なお、液相温度が１１４０℃以下（構成要件Ｂ）との発明特定事項により熱的安定性についての課題が解決されることは、本件明細書【０２０６】に、「ガラスの熱的安定性の指標の一つに液相温度がある。…液相温度ＬＴが…１１５０℃以下であることがより一層好ましい。」と記載されていることから明らかである。また、ガラス転移温度が６７２℃以上（構成要件Ｃ）との発明特定事項により、機械加工性についての課題が解決されることは、本件明細書【０１９８】に、「上記ガラスは、機械加工性改善の観点から、ガラス転移温度が６４０℃以上であることが好ましい。…」と記載されていることから明らかである。
　本件特許の優先日（平成２７年１月１３日）当時の光学ガラスの技術分野における技術常識として、…既知の光学ガラスの配合組成を基本にして、その成分の一部を…置き換える作業を行い、ターゲットではない他の物性に支障が出ないよう複数の成分の混合比を変更するなどの試行錯誤を繰り返すことで、当該配合組成を見いだすということが行われていた。
　次のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び技術常識から、現に、当業者は過度の試行錯誤を要することなく、ガラス１の一つの態様として、本件組成要件と本件物性要件を満たす光学ガラスを見いだすことができるから、本件明細書には、本件組成要件及び本件物性要件を備えた光学ガラスが記載されているに等しいといえ、本件発明１は、発明の詳細な説明に記載されているといえる。
　参考例５のガラス組成を基本とする場合
　参考例５は、…ガラス転移温度を除いて全て満たすガラスである。ガラス転移温度は６６９℃であり、構成要件Ｃが規定する６７２℃以上を３℃下回る。
　そこで、ガラス転移温度を上げるために、本件明細書の記載を参酌すると、本件明細書【００５２】には、ＺｎＯがガラス転移温度を低下させる働きを有するとの記載がある。この観点から本件明細書【０２２６】、【表１００－２】をみると、ガラス転移温度が６７２℃以上の参考例のＺｎＯ含有量は、概ね２．０ないし３．０の範囲内にあること、これに対し、参考例５のＺｎＯ含有量は３．５質量％であって、やや高めであることが直ちに理解できる。
　そして、ＺｎＯに関しては、本件組成要件のうち、構成要件Ａ⑫が関連するところ、本件明細書【００６２】には、ガラスの熱的安定性の更なる改善、ガラス転移温度の低下抑制（これによる機械加工性の改善）等の観点からは、質量比（ＺｎＯ／（Ｎｂ２Ｏ５＋ＴｉＯ２＋Ｔａ２Ｏ５＋ＷＯ３））は低いほうが好ましい趣旨の記載がある。
　そこで、ＺｎＯの含有量を減らし、構成要件Ａ⑫の質量比を減らすことが考えられる。
　次に、ＺｎＯを減少させた分、他の成分を増量させる必要があるため、置換先の成分を検討するに、…構成要件Ａ⑫の分母のうち、Ｎｂ２Ｏ５は、…ガラスの比重、着色、製造コストを増大させるといった問題が生じにくく、屈折率を高め、ガラスの熱的安定性を改善する働きがあることから（【００５８】）、ＺｎＯをＮｂ２Ｏ５に適宜置換することで、上記質量比を減らし、ガラス転移温度を改善させればよいことは、当業者であれば当然に理解することである。
　他にも、…減少させたＺｎＯの含有量をＢ２Ｏ３＋ＳｉＯ２に適宜置換することで、質量比（ＺｎＯ／（Ｎｂ２Ｏ５＋ＴｉＯ２＋Ｔａ２Ｏ５＋ＷＯ３））を減らし、ガラス転移温度を改善させればよいことは、当業者であれば当然に理解することである。
　…
　参考例１２のガラス組成を基本とする場合
　参考例１２は、本件物性要件を全て満たし、本件組成要件は構成要件Ａ⑦を除いて全て満たすガラスである。「Ｂ２Ｏ３／（Ｂ２Ｏ３＋ＳｉＯ２）」は０．８４１であり、構成要件Ａ⑦が規定する０．６ないし０．８２８の上限を０．０１３上回る。
　ここで、…Ｂ２Ｏ３／（Ｂ２Ｏ３＋ＳｉＯ２）を構成要件Ａ⑦の範囲内とする…には、Ｂ２Ｏ３の含有量を減らし、その分、分子のＳｉＯ２の含有量を増やす方法が直ちに考えられる。 　この点、本件明細書【００２５】には、ＳｉＯ２はＢ２Ｏ３と同じガラスのネットワーク形成成分とされており、Ｂ２Ｏ３／（Ｂ２Ｏ３＋ＳｉＯ２）が低いとガラスの熱的安定性を改善し、機械加工性の低下を抑制することができる趣旨が記載されていることから、Ｂ２Ｏ３を減らし、その分ＳｉＯ２を増やすことで、物性要件を維持しつつ、質量比Ｂ２Ｏ３／（Ｂ２Ｏ３＋ＳｉＯ２）を減らしたガラスを得ることができることは、当業者であれば当然に理解することである。…」

　このような双方の主張に対して、知財高裁は、サポート要件の判断基準に基づきて、本件発明１が課題を解決し得るものと認めつつも、本件の発明内容の性質から、サポート要件の充足には「具体例による裏付け」を要するものと解した。
　その上で、「サポート要件を充足する発明＝具体例により裏付けされた発明」には、実施例に記載される直接かつ具体的な発明に留まらず、本件特許明細書に基づき、当業者が通常行う試行錯誤を加えることにより到達可能であると理解できる発明も含まれるという見解を示し、特定の実施例を起点として、本件発明１が得られるものと判断した。（本件発明１にサポート要件の違反はないと判断した。）
　具体的な判断内容は以下の通りである。

知財高裁の判断（判決から抜粋。下線、太字は付記）
「サポート要件の判断基準について
　特許法３６条６項１号は、特許請求の範囲の記載に際し、発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えて記載してはならない旨を規定したものであり、その趣旨は、発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開されていない発明について独占的、排他的な権利を請求することになって妥当でないため、これを防止することにあるものと解される。
　そうすると、特許請求の範囲の記載が同号所定の要件（サポート要件）に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、①特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明であり、また、②発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、あるいは、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであると解するのが相当である。
　以下、上記①及び②の観点から本件発明１がサポート要件を充足するか否かを検討する。
　前記①について
　…本件発明１の各構成要件の数値範囲は、いずれも発明の詳細な説明に記載されたものである。ただし、構成要件Ａ⑦の上限値である「０．８２８」は、本件明細書…に記載された最も好ましい上限である「０．８５」を下回るものであるから、やはり好ましい上限値といえ…、構成要件Ａ⑫の上限値である「０．５０」は、…最も好ましい上限である「０．６」を下回るものであるから、やはり好ましい上限値といえる…。
　前記②について
　本件発明の課題について
　…本件明細書の記載によれば、本件発明の課題は、次のとおりのものと理解できる。
　色収差の補正、光学系の高機能化、コンパクト化のために有用な光学素子用の材料となる、屈折率ｎｄが１.８００ないし１.８５０の範囲であり、かつアッベ数νｄが４１.５ないし４４の範囲にあり（【０００４】、【０００５】）、安定供給可能とするため、希少価値の高いＧｄ、Ｔａのガラス組成に占める割合が低減されており（【０００６】）、近赤外域に吸収を有し、ガラスの比重を増大させる成分であるＹｂのガラス組成において占める割合が低減されており（【０００７】）、熱的安定性に優れていてガラスを製造する過程での失透が抑制され（【０００８】）、機械加工に適するガラスを提供すること（【００１２】）。
　本件発明１の課題解決手段について
　本件明細書には、Ｇｄ、Ｔａがガラス組成に占める割合を低減させるため、Ｔａ２Ｏ５の含有量を５％以下とすること（【００３４】）、Ｌａ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３、Ｇｄ２Ｏ３及びＹｂ２Ｏ３の合計含有量に対するＧｄ２Ｏ３含有量の質量比を０ないし０.０５の範囲とすること（【００４２】）を定め、Ｙｂのガラス組成において占める割合を低減させるため、上記の、Ｙｂ２Ｏ３含有量を３％以下とすること（【００３８】）、熱的安定性に優れたガラスを提供するため、液相温度が１１５０℃以下であることがより一層好ましいとすること（【０２０６】）、機械加工に適するガラスを提供するため、ガラス転移温度が６４０℃以上であることが好ましいこと（【０１９８】）が記載されており、これら本件明細書に記載からみて、本件組成要件及び本件物性要件を満たすガラスは本件発明の課題を解決し得るものと認められる。
　ところで、本件明細書には、本件組成要件及び本件物性要件の全部を満たす実施例がそもそも記載されていない。さらに、本件発明の光学ガラスは多数の成分で構成されており、その相互作用の結果として特定の物性が実現されるものであるから、個々の成分の含有量と物性との間に直接の因果関係を措定するのが困難であることは顕著な事実である。そうすると、前記⑵の好ましい数値範囲等の開示事項から直ちに、本件組成要件と本件物性要件とを満たすガラスが製造可能であると当業者が認識できるものではなく、具体例により示される試験結果による裏付けを要するものというべきである。
　そこで、そのような裏付けがされているといえるのかとの観点から、具体例として掲記されている参考例１ないし３３について検討を加える。
　参考例について
　本件明細書に記載された参考例１ないし３３のうち、参考例１、５、１６、２１ないし２４、２７、２８、３０ないし３２の１２例は、本件組成要件の全てと、本件物性要件のうち、構成要件Ｃ（ガラス転移温度）以外の３つの構成要件を満たす具体例である。
　ここで、本件出願当時、光学ガラス分野においては、ターゲットとなる物性を有する光学ガラスを製造する通常の手順として、既知の光学ガラスの配合組成を基本にして、その成分の一部を当該物性に寄与することが知られている成分に置き換える作業を行い、ターゲットではない他の物性に支障が出ないよう複数の成分の混合比を変更するなどして試行錯誤を繰り返すことで、求める配合組成を見出すという手順を行うことは技術常識であったと認められ（乙３ないし６）、また、この手順を行うに当たって、当業者が、なるべく変更の少ないものから選択を開始することは、技術分野を問わず該当する効率性の観点からみて自明な事項である。そして、前記１⑵のとおり、本件明細書には、本件発明１の各組成要件に係る成分の物性要件に対する作用について記載されており、当業者であれば、本件明細書には本件発明１の物性要件を満たすような成分調整の方法が説明されていると理解できる。そうすると、当業者において、本件明細書で説明された成分調整の方法に基づいて、参考例を起点として光学ガラス分野の当業者が通常行う試行錯誤を加えることにより本件発明１の各構成要件を満たす具体的組成に到達可能であると理解できるときには、本件発明１は、発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術常識に照らし課題を解決できると認識できる範囲のものといえる。
　そこで、次に、参考例の成分調整について具体的にみてみる。
　参考例の成分調整について
　前記ウのとおり、参考例１、５、１６、２１ないし２４、２７、２８、３０ないし３２は、構成要件Ｃ（ガラス転移温度）以外の全ての構成要件を充足する参考例であるから、当業者がこれら参考例を成分調整の対象とするものとして選択し、転移温度に着目してこれに関する成分の調整を図ろうとすることは自然なところである。
　本件明細書には、ガラス転移温度（機械加工性）に関しては、(ⅰ)ＳｉＯ２を配合することで、機械加工性が改善すること（【００２５】）、(ⅱ)Ｌａ２Ｏ３…及びＹｂ２Ｏ３を配合することでガラス転移温度が高まること（【００３０】）、(ⅲ)ＺｒＯ２を配合することで、ガラス転移温度が上昇すること（【００３２】）、(ⅳ)Ｌｉ２Ｏ、Ｎａ２Ｏ、Ｋ２Ｏ…の含有量が多くなると、ガラス転移温度が低下傾向となること（【００６８】、【００７０】）、(ⅴ)ＺｎＯの含有量を減らすことでガラス転移温度が上昇すること（【００５２】）が記載されている。
　上記(ⅰ)ないし(ⅴ)が関連するのは、ＳｉＯ２につき構成要件Ａ①、Ａ⑦及びＡ⑧、Ｌａ２Ｏ３…及びＹｂ２Ｏ３につき構成要件…Ａ⑧…、ＺｒＯ２につき構成要件Ａ③、Ｌｉ２Ｏ、Ｎａ２Ｏ、Ｋ２Ｏにつき構成要件Ａ⑤、ＺｎＯにつき構成要件Ａ⑫であるが、このうち…当業者は、構成要件Ａ⑧…をガラス転移温度に着目して行う成分調整の対象として選択しないものと理解される。また、構成要件Ａ⑤のＬｉ２Ｏ、Ｎａ２Ｏ及びＫ２Ｏは…更にこれらを減らすことでガラス転移温度を上昇することを試みようとはしないといえる。一方、構成要件Ａ①及びＡ⑦はＢ２Ｏ３とＳｉＯ２の含有量及びその質量比であり、構成要件Ａ⑫はＺｎＯの質量比のみであるから、当業者であれば、これらの構成要件について組成比を調整してガラス転移温度の調整を試みることが自然かつ合理的であり、その試みをしようとすることに困難もないといえる。
　そうすると、本件明細書には、各成分と作用についての説明を基に、Ａ①及びＡ⑦のＳｉＯ２を増量し、又はＡ⑫のＺｎＯを減量する成分調整することにより、上記各参考例のガラス転移温度を本件物性要件を充足する範囲内に調整できることが説明されているといえ、光学ガラス分野の当業者であれば、上記いずれかの方法に沿って技術常識である通常の試行錯誤手順を行うことで本件組成要件及び本件物性要件を満たすガラスが得られ、それにより本件発明の課題を解決できると認識できるものといえる。
　なお、実際に、甲１１実験成績証明書には、(ⅰ)参考例５のガラスについて、ＺｎＯ（３．５質量％）の１質量％分を、Ｎｂ２Ｏ５に置換する改変例（５改α）又はＢ２Ｏ３とＳｉＯ２に０．５質量％ずつ置換する改変例（５改β）…のように、いずれもＺｎＯを減量してＳｉＯ２を増量する改変において、本件組成要件と本件物性要件を全て満たすガラスが得られたことが示されている。」

３．本件のより詳細な説明、及び、判決内容の考察

３－１．判決についての感想

全体的な結果について：結論の納得度９５％　判断の納得度３０％

　本件発明がサポート要件を満たしているという結論については裁判所と同意見である。感覚的にも、本件明細書の記載は、本件発明の権利を与えるに十分な開示をしているといっていいだろう。

　一方で、知財高裁の示した判断プロセスについては疑問が残る。本件は、サポート要件の本質を考える良い題材にもなるため、これを機に、以下では、どのようにサポート要件を判断するのが適当かを考えてみたい。

　また、実務家の皆さんであれば、「試行錯誤」と聞いて最初に頭に浮かぶのは実施可能要件であろう。本件では、サポート要件の判断において「当業者の試行錯誤」が考慮されている。サポート要件における「試行錯誤論」がどのようなものか、これを使いこなすにはどうすべきかについても、個人的な考察を述べたい。

　最後に、「試行錯誤論と除くクレーム」と題して、試行錯誤論がもたらす「除くクレーム」への問題提起を記してある。「除くクレーム」は話題にあがることが多いため、皆さんにとっても非常に興味深い考察の種になるだろう。

３－２．本件特許について

　本件特許は、ガラスに関する発明を開示するものであり、背景技術として、屈折率ｎｄが１．８００～１．８５０の範囲であり、かつアッベ数νｄが４１．５～４４の範囲であるガラスが、有用な光学素子用の材料として既に知られていることが説明されている。（本件特許明細書の段落３～４）

　背景技術として説明されているこのガラスの屈折率及びアッベ数の数値範囲は、一方で、本件発明１の構成D及びEにもなっている。

　特許庁も裁判所もこの点にあまりこだわっていないのか、本件発明を「構成A1～Eを備えるガラス」と捉えているようだが、本件発明が、従来から知られている「構成D及びEを備えたガラス」が有する課題を解決する発明であるならば、本件発明１は「構成A1～Eを備えるガラス」ではなく、「構成A1～Cを備える、構成D及びEを備えたガラス」という方が明細書の記載にも整合し、また、適切であるように思う。

　「構成A1～Eを備えるガラス」と捉えることと「構成A1～Cを備える、構成D及びEを備えたガラス」と捉えることに、何か違いがあるのかと思うかもしれない。しかしながら、この違いは、審査においても大きな影響を及ぼし得るものであろう。

　本件がそのまま良い具体例になるが、本件発明１では、出願時の構成Dが「屈折率ｎｄが１.８００～１.８５０の範囲」であったのが、訂正により「屈折率ｎｄが１.８２５～１.８５０の範囲」となった。

　本件発明を「構成A1～Eを備えるガラス」と捉えれば、構成Dの訂正は、発明特定事項の減縮であり、発明が備える具体的な技術内容が変わったということになる。つまり、発明を構成する技術の中身が変更されたという話になる。
　一方で、本件発明を「構成A1～Cを備える、構成D及びEを備えたガラス」と捉えれば、構成Dの訂正は、発明の対象を狭めたというだけになる。

　進歩性を考えるときには、前者であれば「他の構成との技術的な組み合わせも考慮して、訂正された構成Ｄの技術が他の構成の技術と共存する発明に容易に想到できるか」を検討することになるだろうが、後者であれば「構成A1～Cを備えるガラス」を訂正後のガラスにも適用できるかという判断になるだろう（つまり、屈折率ｎｄが１.８００～１.８５０のガラスに適用できた発明を、屈折率ｎｄが１.８２５～１.８５０のガラスにも適用できるかという話になる）。
　後者の判断の方が、進歩性を認めにくい（否定しやすい）といえるだろう。

　少し脇道に反れたので、本件特許明細書の説明に戻る。

　背景技術の説明に続けて、本件特許明細書の【発明の概要】には、このようなガラスについての、「（希少元素であるGdとTaの使用割合の低減による）安定供給」「Ybが占める割合の低減」「熱的安定性」という３つの改善点が述べられている（段落５～９）。
　またさらに、これらに改善点に加えて、「ガラスの短波長側の光吸収端の長波長化の抑制（段落１１）」、「機械加工性（段落１２）」のうちの１つ以上を満たすことが望ましい、という記載もされている（段落１０）。※下線が、本件で認定された課題である。

　概要でも既に記したが、本件発明１は、組成及び物性に関する多くのパラメータの数値範囲を規定した発明である。

　本件特許明細書の段落２２～２０７には、本件発明に係るガラスが有する数々のパラメータ（本件発明１に記載されるパラメータを含み、かつ、本件発明１に記載されていないパラメータも含んでいる。）が、どのような技術作用を有し、どのような効果を与えるかについて説明されている。また、この効果の中には、本件発明の課題も含まれている。

　本件発明はパラメータの数が多いため、個々のパラメータについての具体的な記載を割愛するが、本件の考察に必要な程度で、組成のパラメータと効果の関係を下記の表にまとめてみた。（本件発明１の組成Ａ１～Ａ１２の順に並べているため、明細書の並び順とは異なっており、また、列挙している段落からもわかるが、全てのパラメータではないので悪しからず。）。なお、下記表における「下限値／上限値」は、好ましい数値範囲に対して「下限値以上／上限値以下」であることが課題の解決に貢献するといった説明がされていることを意味し、「〇」は好ましい数値範囲であることが課題の解決に貢献するといった説明がされていることを意味する。

　なお、上記の表には、「安定供給」「Ｙｂ低減」「熱的安定性」「機械加工性」の他に「屈折率」「ガラス熔融性」「ガラス転移温度の上昇」といった技術作用についても述べられているが、本件特許明細書の段落【0025】「熔融時のガラスの粘性が低いと熱的安定性が低下する」との記載、及び、段落【0030】「ガラス転移温度が低下すると、ガラスを機械的に加工するときにガラスが破損しやすくなる（機械加工性の低下）」との記載からすると、ガラスの熔融性は「熱的安定性」に関連し、ガラス転移温度の上昇は「機械加工性」に関連するため、結局のところ、「安定供給」「Yb低減」「熱的安定性」「機械加工性」「屈折率の調整」の５つにまとめることができる。

　上記の表から、屈折率にチェックが入っているパラメータ（１行目と２行目のパラメータ）は、何かしら他の課題にも関係していることがわかり、ここに挙げられている全てのパラメータについて、「安定供給」「Yb低減」「熱的安定性」「機械加工性」の少なくともいずれかに対して効果を有する数値範囲が記載されているということができよう。

　また、本件発明１における構成A1～Eの全ての数値範囲が、そのまま明細書に説明されているわけではない。
　本件特許明細書には、段落【0013】に「ガラスの一態様」が記載されている他、上の表に示すように「各パラメータの好ましい数値範囲」が記載されており、またさらに、実施例として１～３３までの参考例が示されている。
　つまり、明細書全体の説明は、「具体的な形態」「個々のパラメータの実施形態」「実施例」という流れで説明されており、本件発明１の各構成の「数値範囲」と、これらの記載における「数値／数値範囲」は、以下の表の通りである。

　この表からわかるが、明細書段落【0013】に記載されるガラスの一態様には、構成A5、A6、A12、B、及び、Cが記載されておらず、また、構成A8、A10、及び、Eを除いて本件発明１の数値範囲と合致していない。

　次に、段落【0013】の態様と、各パラメータの好ましい数値範囲を合わせると、本件発明１の全ての構成を揃えることはでき、また、構成A7、A12、B、及び、Cを除いて本件発明１の数値範囲を導くことができるが、構成A7、A12、B、及び、Cの数値範囲とは合致していない。
　さらに、実施例に記されている具体的な数値を合わせると、構成A7、A12、B、及び、Cにおける数値と合わせることができる。

　ここで、今回の争点にもなっているが、実施例1～33には、本件発明１の構成を全て充足する例はない。このことは、下図に引用する判決別紙２に、わかりやすく整理されている。（黄緑色のセル、及び、灰色のセルが、それぞれの実施例において本件発明１を充足していない構成である。）

　なお、本件特許明細書は、好ましい数値範囲の記載のパターンを表形式で示しており、さらに、段落【0020】には、本件特許明細書における「好ましい数値範囲」の解釈の仕方について、非常に興味深い記載をしている。

本件特許明細書の段落【0020】
「以下では、数値範囲に関して、（より）好ましい下限および（より）好ましい上限を、表に示して記載することがある。表中、下方に記載されている数値ほど好ましく、最も下方に記載されている数値が最も好ましい。また、特記しない限り、（より）好ましい下限とは、記載されている値以上であることが（より）好ましいことをいい、（より）好ましい上限とは、記載されている値以下であることが（より）好ましいことをいう。表中の（より）好ましい下限の列に記載されている数値と（より）好ましい上限の列に記載されている数値とを、任意に組み合わせて数値範囲を規定することができる。」

　また、表の記載の仕方には、下左図のように、下限値と上限値が１対１で記載されているものもあれば、下右図のように１対１になっていないものもある。
　何が興味深いかというと、下図は、本件発明１の構成A1及びA6に対応する表であるが、本件発明１の構成A1の数値範囲は「21％～32％」であり、構成A6の数値範囲は「4%~11%」であり、表の同じ行にある下限値と上限値の組合せにはなっていないという点である。（なお、構成A1及びA6以外にも、多くの構成で同じことがいえる。）

　つまり、本件発明は、表に列挙されている「好ましい下限」と「好ましい上限」の中から、任意の数値を組み合わせた数値範囲によって発明が特定されており、本件の知財高裁は、このような本件発明１のサポート要件を認めているということである。

　この点は、欧州の判断とは正反対の見解とも思えるので非常に興味深いだけでなく、少なくとも、本判決は、日本の特許実務としてこのような記載の仕方が有用となり得ることを示した事例とも言えるだろう。（上記の表と段落【0020】のような記載が欧州でどこまで通用するかは、実際にトライしてみて欲しかったところだが、本件特許のファミリーはCNとTWしかないようである。）

３－３．本件の知財高裁の判断について

サポート要件の判断基準

　本件でも、サポート要件の判断基準には偏光フィルム事件の判断基準が示されている。

　また、私の以前の記事（「リジェネロン社ｖｓアムジェン社」の記事）でも述べたが、本件の知財高裁は、サポート要件の判断基準を２つの観点に分けて、それぞれについて判断するというステップを踏んでいる。

知財高裁の示した判断基準（判決より抜粋。下線、色字は付記）

「特許請求の範囲の記載が同号所定の要件（サポート要件）に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、①特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明であり、また、②発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、あるいは、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであると解するのが相当である。
　以下、上記①及び②の観点から本件発明１がサポート要件を充足するか否かを検討する。」

本件における知財高裁の判断ロジック

　しかしながら、本件のように２つの観点に分けてサポート要件の判断を行うといった手順で判決を導いた裁判例を、私自身はあまり見かけたことがない。多くの裁判例では、課題の認定を行い、これを軸にして観点②に偏重して判断がされることが多く、観点①と②に峻別してサポート要件を判断することに裁判所は慣れていないように思える。

　例えば、本件における観点①の判断は、以下のように非常にあっさりしているが、当事者の争点に適切に応えているかは疑問である。上述の「本件特許について」でも説明したように、本件の争点は、本件発明１が、全ての構成が明細書に記載される好ましい数値範囲と一致しておらず、また、いずれの実施例もこれを充足していないため、このような本件発明１が明細書等に記載された発明といえるかにあるが、知財高裁は、観点①の判断でこの点に触れていない。

知財高裁の判断（判決より抜粋。下線は付記）
「本件発明１の各構成要件の数値範囲は、いずれも発明の詳細な説明に記載されたものである。ただし、構成要件Ａ⑦の上限値である「０．８２８」は、本件明細書【００２６】の【表２】に記載された最も好ましい上限である「０．８５」を下回るものであるから、やはり好ましい上限値といえ（【００２０】参照）、構成要件Ａ⑫の上限値である「０．５０」は、本件明細書【００６３】の【表２２】に記載された最も好ましい上限である「０．６」を下回るものであるから、やはり好ましい上限値といえる（【００２０】参照）。
　なお、本件発明は本件明細書に記載の数値範囲から望ましい数値範囲を請求項に記載したにすぎないと認められるから、数値範囲の上限及び下限が本件明細書に記載の上限及び下限と一致しなければサポート要件に適合しないとはいい得ず、上限値及び下限値として、本件明細書に記載の数値範囲に含まれる数値が記載されていれば足りると解される。」

　上記の判断は、端的に言ってしまえば「好ましい数値範囲内にあるのだから、その中で任意に数値範囲を減縮する分には、「発明の詳細な説明に記載された発明」といえる、と言っており、やや乱暴な判断ではないかと思う。

　このような判断が許されるならば、そもそも、段階的に好ましい数値範囲を記載しておく意味はない。最も広い数値範囲さえ書いておけば、あとは任意に好きな数値範囲に減縮できることになる。また、知財高裁の上記判断に従えば、仮に、「０．８２８」という数値が明細書に記載されていない数値であったとしても、「０．８２８」という数値で特定された発明は、発明の詳細な説明に記載された発明になるのである（∵好ましい上限値の範囲内であるから）。だが、実務的な感覚からも、常識的な感覚からも、無制限にこれがまかり通るというのが妥当でないことは明らかではないだろうか。

　発明の詳細な説明に「０．８５」という好ましい上限値が記載されているという事実は、発明の詳細な説明に、上限値を「０．８２８」とする発明が記載されているという事実とは異なる事実であり、前者を直接的な根拠にして後者を導くことはできないはずであり、個人的には、知財高裁のこの判断は間違っていると思う。（正確には、結論に反対はしないが、結論を導く説明としては不十分だと思う）

　また、本件の判決文では、観点②の判断の中にも、サポート要件の判断について錯綜しているように見受けられる記載がいくつかある。例えば、本判決では、観点②の判断の中で次のように述べられている。

知財高裁の判断（判決より抜粋。下線は付記。「※」は誤記と思われるところ）
「本件明細書には、…が記載されており、これら本件明細書に（※「本件明細書の」の誤記と思われる。）記載からみて、本件組成要件及び本件物性要件を満たすガラスは本件発明の課題を解決し得るものと認められる。
　ところで、本件明細書には、本件組成要件及び本件物性要件の全部を満たす実施例がそもそも記載されていない。さらに、本件発明の光学ガラスは多数の成分で構成されており、その相互作用の結果として特定の物性が実現されるものであるから、個々の成分の含有量と物性との間に直接の因果関係を措定するのが困難であることは顕著な事実である。そうすると、前記⑵の好ましい数値範囲等の開示事項から直ちに、本件組成要件と本件物性要件とを満たすガラスが製造可能であると当業者が認識できるものではなく、具体例により示される試験結果による裏付けを要するものというべきである。」

　まず、「本件明細書の記載からみて、本件組成要件及び本件物性要件を満たすガラスは本件発明の課題を解決し得るものと認められる」ならば、②の観点の結論は出ているというべきである。
　それにもかかわらず、本件の知財高裁は、「ところで、～」で始まり、本件発明１が製造可能であると当業者が認識できることが、具体例によって裏付けられることを要するとしている。
　論理的な整合が取れていないこともそうだが、「本件発明１が製造可能であると当業者が認識できる」か否かは、実施可能要件の話のはずであり、このような別の条文の要件を、サポート要件の判断の中の一要素として組み込むという法律構成もどこか腑に落ちない。

　また、本判決で知財高裁は、上記に続けて、観点②の判断で次のようにも述べている。

「当業者において、本件明細書で説明された成分調整の方法に基づいて、参考例を起点として光学ガラス分野の当業者が通常行う試行錯誤を加えることにより本件発明１の各構成要件を満たす具体的組成に到達可能であると理解できるときには、本件発明１は、発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術常識に照らし課題を解決できると認識できる範囲のものといえる。」

　しかし、「本件明細書で説明された方法に基づいて、本件発明１の各構成要件を満たす具体的組成に到達できること」と、「到達できた発明が課題を解決できるものであること」は、論理的には繋がらない命題である。明細書の記載から特定の発明に到達できることと、その到達できた発明が課題を解決するか否かは全く別の命題といえよう。
　そして、「本件明細書で説明された方法に基づいて、本件発明１の各構成要件を満たす具体的組成に到達できること」というのは、本来的には、観点②ではなく、観点①の判断内容のはずである。

　本件の知財高裁の判断を素直に読めば、観点①を充足すれば観点②も充足されると言っているように読めるわけだが、これでは冒頭の判断基準で観点①と②に分けて論じると言った意味が失われ、観点①さえ満たせばよいことになってしまわないか。
　加えて、知財高裁のこの論理構成は、論理矛盾を引き起こす危険がある。観点①の条件を満たした上で、観点②の条件が「満たされない」となった場合、観点①では「本件発明は明細書に記載された発明」と判断しておきながら、観点②では「本件明細書の記載からは当業者が通常行う試行錯誤の範囲内で本件発明に到達できない」と判断することになるからである（両結論は両立し得ないはずである。）。

　このように、本件では、観点①と観点②を分けて判断すると言いつつも、この判断ロジックに基づいて合理的な判断が示されたとは言い難い。そこで、以下では、観点①と観点②に分けて、サポート要件をどう判断すべきかを検討したい。

３－４ー１．サポート要件の判断の仕方（観点①の判断）

サポート要件の立法趣旨からみた判断手法（包含説と到達説）

　観点①は、条文から直接的に導かれる要件であるため、条文（立法）そのものの趣旨から、サポート要件の本質を認識し、判断の仕方を考えるのが適切であろう。

　サポート要件（特許法３６条６項１号）の条文は、特許請求の範囲の記載が、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」に適合しなければならないことを規定する。

　また、逐条解説には、サポート要件に関し、「発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開しない発明について権利を請求することとなるわけであり、これを防止する規定である」と述べられている。

　このように、サポート要件の本質（立法趣旨）は、「発明の詳細な説明」の記載によって第三者に認識される発明の範囲内でしか、特許権を付与しないことにある。

　そこで、サポート要件の判断では「特許を受けようとする発明＝請求項に記載された発明」と「発明の詳細な説明に記載された発明」を比較し、前者が後者に記載したものであるか否かを判断することになる。
　ここで、「特許を受けようとする発明」というのは出願人が自由に決定できるものである一方で、「発明の詳細な説明に記載された発明」というのは発明の詳細な説明の内容に基づいて客観的に判断されなければならないことにも留意が必要である。後者において客観性が重要視される理由は、逐条解説に「公開しない発明について～」と述べられている通り、不特定多数の第三者（＝当業者）が客観的に認識できる発明でなければ「公開」とはいえないことから導くことができる。

　それでは、実際にサポート要件の観点①の判断を行うときに、どのような論理的アプローチ（判断手法）を採ることができるだろうか。具体的には、以下の２通りを考えることができるだろう。

判断手法１（包含説）
「請求項に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明に包含されているといえるか否か」を判断する手法
判断手法２（到達説）
「発明の詳細な説明の記載から、請求項に記載された発明に到達できるか否か」を判断する手法

　ここでは便宜的に、前者を「包含説」といい、後者を「到達説」といっておく。また、この２つの判断手法、一見して何が違うのかと思う人もいるかもしれないため、図を使いながら両手法の違いを説明する。

　「包含説」では、請求項に記載された発明が包含されているか否かを判断するために、「比較対象となる発明」の範囲、つまり、「発明の詳細な説明」に記載されている発明の範囲を特定するという作業が必要となる。その上で、請求項に記載される発明が、特定された発明の範囲に含まれるかを判断するという流れになる。

　「到達説」では、発明の詳細な説明の記載に基づいて、請求項に記載された発明に到達できるかが直接判断されることになる。つまり、「到達説」からは、「発明の詳細な説明」に記載された発明の範囲を特定する必要はなく、「請求項に記載された発明」という特定の発明に到達できるかどうかが判断されればよいことになる。

　サポート要件の判断において、どちらの判断手法がより適当といえるか。

　私は、「包含説」の判断手法によって判断する方が適当であると考える。その理由は、包含説の方が、「発明の詳細な説明」に記載された発明の特定において、より客観性が保たれると考えられ、上述したサポート要件の趣旨にも沿う一方で、到達説は恣意的な判断に陥りやすいと考えられるからである。

　原理的に考えれば、「発明の詳細な説明」に記載されている発明の範囲は、請求項の記載内容に左右されることはない。例えば、出願当初の請求項に係る発明が「発明Ａ」であったとして、後に補正を行い請求項に係る発明が「発明Ｂ」に変わったことで、「発明の詳細な説明」に記載されている発明の範囲が変化するというのは明らかにおかしいだろう。

　そうすると、極端に言えば「請求項の記載された発明」が存在するか否かにかかわらず、「発明の詳細な説明」に記載された発明の範囲は特定できなければならない、そのため、理想的には、「発明の詳細な説明」に記載された発明は、請求項に記載された発明から切り離して認識されるべきである。

　「到達説」の考えは、請求項に記載された発明に到達できるかを考えるものであり、いわば「発明の詳細な説明」に記載された内容から「請求項に記載された発明」というゴールへと向かおうとする試みである。
　しかし、この考え方の問題は、「なぜ目指そうとするゴールを知っているのか」という点にある。言い換えれば、「目指すべきゴールを知っている」＝「請求項に記載された発明を認識している」という事項が、「発明の詳細な説明」の記載から導ける事項でないにもかかわらず、前提として与えられている点にある。
　既に述べたように、「請求項に記載される発明」の内容は、補正などによって変わり得るものであり、その決定権は出願人にある。従って、この前提事項の内容を出願人が決定できることになり、客観的に判断されるべき事項に出願人の恣意が入り込んでしまう嫌いがある。

　一方で「包含説」の考えでは、このような恣意的な判断に陥りにくい。確かに、「発明の詳細な説明」に記載される発明の範囲を闇雲に特定することは非効率であるため、「特許を受けようとする発明」が包含されているかを判断するのに適した発明の範囲を特定することになるだろう（請求項に係る発明が「発明Ａ」であるのに、「発明の詳細な説明」の記載から特定した発明の範囲において、発明Ｂや発明Ｃが包含されることが導かれることは無意味である）。

　その意味では、「包含説」であっても、「請求項に記載された発明」が何であるかを全く意識せずに、「発明の詳細な説明」に記載される発明の範囲を特定しようとすることは現実的ではない。しかし、現実的でない（非効率的である）だけで、それができないわけではない。

　「包含説」の考えでも、「請求項に記載された発明」は意識されるものの、その意識は、「発明の詳細な説明」に記載される発明の範囲全体のうちどのあたりの範囲を特定すればいいかの旗印に過ぎない。特定すべき発明の範囲の目星を付けながらも、「発明の詳細な説明」に記載される発明の範囲はあくまで、出願時における当業者の技術常識と「発明の詳細な説明」の記載のみから、客観的に特定されることになる。

　このように説明しながらも、言葉だけではやはり違いがわかりづらいところだと思うため、概念的なイメージを下図に示してみた。下図のように、包含説では、「発明の詳細な説明」に記載される発明の全体から、対象となる発明に近そうな範囲に絞って特定を行い、請求項に記載された発明が、特定された範囲に含まれているかを判断することになる。

　なお、どちらの判断手法であっても、観点①の判断を行うときに留意すべき点は、観点①の判断においても「課題」を考慮要素に入れてよいということであり、また、「課題」が考慮要素に入らなくてもよい、ということである。

　特許法２条によれば、発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。従って、発明の詳細な説明に記載される「発明」が何かを特定するときには、本来的には「課題」との関係は必須ではない。「技術的思想」の創作と評価できる内容であればよいのである。

　従って、「発明の課題」と関係ないような技術的思想であっても「発明の詳細な説明に記載された発明」と認定することはできる。例えば、本件特許において「屈折率を上げる」こと自体は、課題の解決に関係しないが、屈折率を上げるためのパラメータや、そのパラメータの好ましい数値範囲などは、「発明の詳細な説明に記載された発明」と認定することができる。

　観点①の判断において「課題」が考慮要素に入っても入らなくてもよいというのは、観点②と異なり、観点①の判断において「課題」は固有の意義を持っておらず、単に「課題」も「技術的思想」の一つといえるに過ぎないということである。

本件で知財高裁が採った判断手法

　本件で知財高裁は、観点①の判断については、極めて簡素に判断を終わらせている（この点も適切であったかは疑問が残る）。一方で、既に抜粋したように、観点②の判断の中に、本来的には観点①における判断ともいうべき内容が残されていた。

再掲
「当業者において、本件明細書で説明された成分調整の方法に基づいて、参考例を起点として光学ガラス分野の当業者が通常行う試行錯誤を加えることにより本件発明１の各構成要件を満たす具体的組成に到達可能であると理解できるときには、本件発明１は、発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術常識に照らし課題を解決できると認識できる範囲のものといえる」

　この記載からすると、知財高裁は「到達説」の考えに寄っているものと解することができ、また、実際の判断プロセスも、上述した「到達説」のプロセスに準じたものとなっている。

　知財高裁はまず、「起点となる参考例」の特定を行い、実施例１～３３の中から参考例１、５、１６、２１ないし２４、２７、２８、３０ないし３２を起点として特定した。ここで知財高裁は、次のように述べて、これらの参考例を起点とすることの合理性を説明している。

知財高裁の判断（判決より抜粋。下線は付記）
「参考例１、５、１６、２１ないし２４、２７、２８、３０ないし３２は、構成要件Ｃ（ガラス転移温度）以外の全ての構成要件を充足する参考例であるから、当業者がこれら参考例を成分調整の対象とするものとして選択し、転移温度に着目してこれに関する成分の調整を図ろうとすることは自然なところである」

　この判断は明らかに、本件発明１を認識していることが前提となっているといえる。構成要件C以外の全ての構成要件を充足する実施例をピックアップするというのは、つまるところ本件発明１の構成をなるべく充足している実施例をピックアップするということであり、本件発明１の内容を知らなければ行えない選定である。
　本件発明１の内容は、訂正後の請求項であり、出願時の請求項ではないため、「本件発明１」という対比の対象は出願時において当業者が知り得ない事柄であり、発明の詳細な説明にも本件発明１のガラスは具体的に記載されていない。

　本判決において知財高裁は、本件発明１を基準とすることを所与の前提としているが、なぜ本件発明１を基準にできるのかについてを、発明の詳細な説明の記載から論理的に導いていない。この点はまさに「到達説」が恣意的な判断に陥りやすいという危惧がそのまま表れている点といえるだろう。

　次に、知財高裁は、起点となる参考例から、本件発明１に到達できるか、特に、構成要件Ｃのガラス転移温度を６７２℃以上とすることに到達できるかを判断している。
　具体的な判断の流れは、本件発明１の構成A1~A12に記載される各組成のうち、成分を調整することでガラス転移温度を上昇させる技術作用を及ぼす組成をピックアップし、その中から当業者が成分調整のために選択しないであろうパラメータを排除し、選択し得るパラメータが存在することから、このパラメータを調整することで通常の試行錯誤の範囲で本件発明１のガラスが得られるものと判断している。

　ここでも疑問となるのが、「なぜ当業者は、起点となる参考例に対して、ガラス転移温度を上昇することを試みようとするのか」という点である。確かに、ガラス転移温度の上昇によって、機械加工性が向上するということは本件特許明細書の記載から認識することができる。
　しかしながら、例えば、知財高裁が、調整のパラメータとして選択したZnO（構成Ａ12）では、ガラス転移温度の上昇とガラス熔融性がトレードオフの関係になっていることが記載されている（明細書段落【0052】）。ガラス転移温度の上昇は機械加工性に寄与する一方で、ガラスの熔融性は熱的安定性に寄与する。

　また、本件特許明細書には、ガラスの転移温度について、以下に引用する【表９６】に、好ましい数値範囲が示されている。知財高裁が選定した「起点となる参考例」のガラス転移温度は６６９℃であり、６６５℃～６８０℃という最も好ましい数値範囲内にあることになる。 　仮に、６６０℃～６６５℃の間にあるならば、より好ましい数値範囲を求めるという話もあり得るかもしれないが、６６９℃を６７２℃以上に到達しても、さらに好ましい数値範囲にはならず、同等か、より好ましくない数値範囲（６９０℃など）になるだけであり、当業者のどのような思想からこのような調整が導かれるのかの説明が不十分なように思える。

　また、本件特許においては、「ガラス組成においてＧｄ、ＴａおよびＹｂの占める割合が低減されているとともに、熱的安定性に優れるガラスを提供すること」が最初に説明されており、その上でさらに、機械加工に適することが望ましいと説明されていることからすれば、「熱的安定性」の方が「機械加工性」に優位するとも言えるだろう。
　そうすると、ZnOを調整してガラス転移温度を上げることは、熱的安定性を落としつつ、機械加工性を向上させることになるのであるから、「ガラス転移温度を上げようとする」積極的な動機もないという考えもできるだろう。

　このように、知財高裁の判断は、「なぜ当業者が、起点となる参考例に対して、ガラス転移温度を上昇することを試みようとするのか」という点についての合理的な説明を書いており、結局のところ、「ガラスの転移温度を上昇させる」という動機も、本件発明１との対比から導いた参考例が本件発明１のガラスの転移温度よりも低い転移温度となっているという事実から導かれ、訂正後の発明内容に基づく恣意的な判断になっているのではないかと危惧される。

３－４－２．サポート要件の判断の仕方（観点②の判断）

サポート要件における観点②の判断の位置付け（加重要件説と併存的要件説）

　サポート要件の判断基準における観点②の位置付けは何か。考え方としては、二つの考え方があるだろう。一つには、観点②を、観点①にさらに加重された要件と捉える考えである。また一つには、観点②を、観点①とは別の併存的な要件と捉える考えである。ここでは便宜的に、前者を「加重要件説」といい、後者を「併存的要件説」ということにする。

　観点①が条文通りの要件であり、観点②が裁判所が立法趣旨から導き出した要件であるという位置付けからすれば、観点②は、加重された要件と捉えることが妥当であると考える。加重要件説の考え方からすると、サポート要件は、観点①を満たす発明に対してさらに、観点②を満たすかが判断されることになる。

　加重要件説の立場からは、観点①の要件が満たされた場合に、観点②の判断において、改めて「発明の詳細な説明」に記載される「課題を解決できると認識できる発明」を特定する必要はない。
　つまり、特許を受けようとする発明から離れて、「発明の詳細な説明に記載された発明」の中から「課題を解決できると認識できる発明」を認定する必要はなく、「特許を受けようとする発明＝請求項に記載された発明」が、課題を解決できると認識できる発明か否かを、明細書等の記載を踏まえて判断すればよいことになる。
　従って、観点②の判断では、本件で知財高裁が述べたような「本件明細書で説明された方法に基づいて、本件発明１の各構成要件を満たす具体的組成に到達できる」か否かは検討する必要がないし、検討する理由もない。

　一方で、併存的要件説の立場からは、観点①の判断と、観点②の判断は、互いに併存する独立の要件ということになるので、観点①の判断と観点②の判断に共通する検討事項があることは問題にならない。
　従って、本件の知財高裁のように、観点②の判断に「本件明細書で説明された方法に基づいて、本件発明１の各構成要件を満たす具体的組成に到達できる」か否かという、観点①の判断と共通する検討事項が含まれていても問題ないことになる。
　しかし、上述したように、観点②の要件は、特許法及びサポート要件の条文の立法趣旨から導かれている要件であるため、「発明の詳細な説明に記載された発明」という条文の文言と関係のない「発明の課題」という要素を、独立した併存的要件とするのは無理があり、併存的要件であるならば、別途法律の定めが必要というべきである。

観点②の判断の仕方

　それでは、観点②はどのように判断すべきか。

　私は、観点①と観点②に分ける判断の仕方であれば、観点②の判断はそこまで難しくないと思っている。観点①と観点②をまとめて判断しようとするから、判断ロジックが複雑になり、また、判断内容に論理的な一貫性を見出し難い現況を生んでいるように感じる。

　観点②だけを判断すればいいのであれば、請求項に記載された発明が課題を解決するといえるかのみを考えればよい。課題を解決できる発明というのは、論理的には、「課題の解決に必須の発明特定事項を備えた」発明であり、かつ、「課題の解決を阻害する事項を備えていない」発明であると言える。

　従って、観点②の判断は、第１ステップとして、請求項に記載された発明に「課題の解決に必須の発明特定事項」が含まれているかを判断し、第２ステップとして、請求項に記載された発明が「課題の解決を阻害する事項」を備えているといえる事情の有無を判断すればよいことになるだろう。
　「課題の認定」は、これらの判断のために必要な事項ということになる。

３－５．本件発明１に対するサポート要件の判断（弁理士Ｘ流）

　まず、観点①の判断から進める。

　観点①における争点は、実施例の部分であるが、それ以前の部分として、段落【0013】の「ガラスの一形態」に「各パラメータの好ましい数値範囲」の記載を組み合わせたガラスが、「発明の詳細な説明に記載された発明」であることは、簡単に述べればよいだろう。本件特許明細書の段落【0022】～【0207】には、本願の「課題」に関するものやそうでないものも含め、技術的な思想に基づいて、好ましい数値範囲が説明されているため、これらの記載は「自然法則を利用した技術的思想」を記載したものといってよい。

　ここで、本件の知財高裁も述べている通り、「本件発明の光学ガラスは多数の成分で構成されており、その相互作用の結果として特定の物性が実現されるものであるから、個々の成分の含有量と物性との間に直接の因果関係を措定するのが困難であることは顕著な事実である」から、当業者は、段落【0022】～【0207】に好ましい数値範囲が示されるだけで、記載された内容が真実であると認識できるとは言い難い。

　知財高裁のいう「裏付け」は、製造可能性というよりは、内容の真実性を確保するために要求されるものと言うべきであろう。そして、この「裏付け」は実施例１～３３が示されることによって担保されるものと判断することになる。（英橋貿易からこの点に関する有効な主張がされればわからないが、本件においてはされていない）

　以上から、段落【0013】の「ガラスの一形態」に「各パラメータの好ましい数値範囲」の記載を組み合わせたガラスは、発明の詳細な説明に記載された発明と言え、そこで以下の相違点について更に検討することになる。

　これらの好ましい数値範囲とは異なっている数値は全て、実施例に挙げられている数値である。従って、本件特許明細書における実施例１～３３の開示によって当業者が何を認識するといえるかを検討しなければならない。
　具体的には、「好ましい数値範囲」における下限値または上限値を、実施例に開示される数値とする発明が、発明の詳細な説明に記載されていることを、当業者が認識するか否かが問弾となる。

　ここで、一般論として、実施例の開示とは、発明がその具体的な数値においてのみ成立することを示すものではない。実施例は、他の例が存在し得ることを前提として示される一例に過ぎない。

　明細書において実施例を開示する意義は、例えば、上述したように、当業者に対して最も模倣しやすく実現性のある例を示すことで、明細書に開示される発明の真実性を示すことにある。
　また、それだけではなく、発明の保護範囲を、実施例に記載される具体的な数値に限らずに具体的数値を含んだ数値範囲で規定する場合には、実施例の多さが広い数値範囲を認める根拠となり得ることも、争いのない事実であろう。なぜならば、様々な実施例があるほど、当業者の発明の対する認識は深まり、どの程度の数値範囲であれば発明が成立するかの認識にも影響を与えるからである。

　本件特許明細書の実施例１～３３に示された具体的な数値を見れば、当業者は、これらの実施例が、段落【0022】～【0207】に記載されている「好ましい数値範囲」の真実性及び保護範囲の適切性を担保するために挙げられた多数の例であると認識するのが通常である。

　本件特許明細書の実施例に対する当業者のこのような認識に加え、ある実施例を参考とし成分調整を行うことで実施例の数値に限らないガラスが実現されるという本発明の技術分野における当業者の技術常識を踏まえれば、少なくとも当業者は、各パラメータが採る数値の組合せについては、実施例に示された各パラメータの数値の組合せに限らずとも、この実施例１～３３で示された各パラメータの数値の範囲内で相互に調整されることを認識することができるものと解するのが妥当であろう。

　そうすると、本件発明を構成する各パラメータのうちの任意のパラメータを、「好ましい数値範囲」から実施例に示される数値範囲に変更する発明も、発明の詳細な説明に記載された発明といえ、実施例によって「好ましい数値範囲」の真実性が担保されているのであれば、「好ましい数値範囲」における下限値あるいは上限値のみを実施例に示される数値に変更する発明も、発明の詳細な説明に記載された発明ということができる。
　そして、本件発明１における上述した数値の相違点については、いずれかの実施例に示される値であるところ、この値は各実施例によって示された値の下限値でもなければ上限値でもない中間値であるため、この中間値を下限値とした場合であっても、この下限値より大きな値を採る実施例は存在し、上限値とした場合であっても、この上限値より小さな値を採る実施例は存在することになり、よって、「好ましい数値範囲」における下限値または上限値を、実施例に示される中間値とする発明も、発明の詳細な説明に記載された発明というべきである。

　実際に、当業者は、本件特許明細書に示された実施例１～３３のいずれも参考例とすることができるのであり、例えば、実施例５を参考例として成分を調整することも、当業者の通常の試行錯誤ということができる。実施例１～３３において構成A12が採り得る数値範囲は０．２４７～０．９１７であり、実施例５における構成A12の値は０．４３８であるから、当業者において、構成A12のパラメータ（ZnO/(Nb2O5+TiO2+Ta2O5+WO3)の分子であるZnOを増減する調整は、通常の試行錯誤の範囲であるといえるところ、甲１１実験成績証明書は、この調整範囲内において、実際に、ガラスの転移温度が６７２℃以上となることを示している。

　次に、観点②の判断を進める。

　本件で認定された発明の課題は、「安定供給」「Ybが占める割合の低減」「熱的安定性」及び「機械加工性」」である。
　このうちの「安定供給」及び「Ybが占める割合の低減」を実現するための手段は、「希少価値の高いGd、Taのガラス組成に占める割合の低減」及び「Ybのガラス組成において占める割合の低減」である。
　また、熱的安定性や機械加工性のために好ましい下限値あるいは上限値については、既に表に示した通りであり、本件発明の複数のパラメータが、これらの課題解決に貢献し得るものと説明されている。

　よって、ステップ１の判断については、少なくとも熱的安定性や機械加工性に寄与するパラメータについての好ましい数値が採用されている発明であれば、課題を解決するための必須の技術的事項は備えていることになる（例えば、構成A1の下限値は熱的安定性のための数値であり、構成A2の下限値は機械加工性のための数値であり、本件発明１には、構成A1及びA2について好ましい数値範囲が記載されている）。

　次に、ステップ２の「本件発明１が、課題の解決を阻害する技術的事項を備える発明を含んでいるか」であるが、この点については、本件では有効な主張がされていないため、観点②の要件は充足されるといえるだろう。（ステップ２は、阻害事由であるため、原則的には、特許を取消あるいは無効にしたい側に主張責任があろう）

　よって、本件発明１のサポート要件は満たされるといえる。

　このように、私流の判断では、観点①の判断の方に厚みがあり、観点②の判断の方があっさりとしているため、本件の知財高裁の判断と逆転している。しなしながら。本件では、当事者における主張（争点）も観点①に集中しているのであり（英橋貿易もHOYAも、課題を解決するかではなく、明細書に記載された発明といえるかを争っている。）、当事者の主張との整合も考慮すれば、紛争解決の納得性という面では私の判断の方が優れているように思える。

３－６．サポート要件における試行錯誤論

　サポート要件の本質部分の話が長くなったが、実務的な視点に戻ろう。本件の事例から学ぶべき点として、「サポート要件における試行錯誤論」がある。

　本件で知財高裁は、「当業者において、本件明細書で説明された成分調整の方法に基づいて、参考例を起点として光学ガラス分野の当業者が通常行う試行錯誤を加えることにより本件発明１の各構成要件を満たす具体的組成に到達可能であると理解できるときには、本件発明１は、発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術常識に照らし課題を解決できると認識できる範囲のものといえる。」と述べた。

　この記載からは少なくとも、「当業者において、本件明細書で説明された方法に基づいて、当業者が通常行う試行錯誤を加えることにより到達可能であると理解できる範囲の発明は、発明の詳細な説明に記載された発明といえる」という知財高裁の考えを論理的に導くことができる。

　この知財高裁の判断において最も注目すべき点は「本件明細書で説明された方法に基づく試行錯誤」という点である。つまり、実務の視点で捉えれば、明細書の記載に基づいて、当業者が通常行う試行錯誤によって到達できる発明であることが要求されており、サポートされる発明の範囲は、明細書において、当業者が通常行う試行錯誤によって到達できるような説明がどれだけされているか（ここでは「発明に至る道程の説明」と呼ぶ）が重要になるということである。

　本件では、明細書の記載のみでなく、これに出願時の技術常識を補完する形で、「発明に至る道程の説明」が充足されている。つまり、実施例を参考例として成分調整するという試行錯誤の基本的な方法は、当業者の技術常識から導かれており、試行錯誤に際して具体的にどのような考え方で成分調整がされるか（具体的な道筋）については、本件特許明細書の「各パラメータや組成がどういった技術作用を与えるかの説明」から導かれている。

　試行錯誤の方法は、その技術分野によって様々であるため、どのように「発明に至る道程の説明」を充足させるかは、発明の技術分野に即して検討すべき事項である。一般論として、発明特定事項の持つ技術的意義や技術作用を説明しておくことは有用であるといえるが、これだけで十分といえるわけではない。

　ここで、間違ってはならない（誤解してはいけない）ことは、試行錯誤論の本質は「発明の詳細な説明に記載された発明」の中の話であるということである。発明の詳細な説明に記載されていない発明にまでサポート要件の範囲を拡張するという考えではなく、明細書に記載される「発明の表現の仕方」の話といえよう。

　誤解を恐れずに言えば、明細書において、本件発明１が具体的な数値によって説明されたか、本件発明１に到達する道程として説明されたかの違いに過ぎないのである。

　このことは「明細書に記載された内容から、成立する蓋然性が高い発明」や「当業者が、高い蓋然性で以て課題を解決するであろうと認識できる発明」といった、予見性・予測性の議論と混同しないように留意すべきである。

　試行錯誤とは、具体的な作業であり、当業者の予見や予想ではない。言うなれば、当業者の予見や予測を挟まなくとも、明細書（及び技術常識）に基づいて通常の範囲内で具体的な試行錯誤の作業を行えば、必然的に到達できるといえる発明が、サポート要件の範囲に含まれるのである。

　「発明に至る道程の説明」が中途半端なものとなってしまうと、サポート要件における試行錯誤論は認められ難くなることを肝に銘じておくべきであろう。

４．「試行錯誤論」と「除くクレーム」

　最後に、サポート要件で展開された試行錯誤論によって、その有用性が失われる「除くクレーム」の形態があり得ることについて述べておく。

　上述した通り、サポート要件において試行錯誤論を展開することで、本件の事例では、具体的な実施例の数値に限らずに、サポートされる発明の範囲が認められた。つまり、当業者の通常行う試行錯誤によって到達できる発明であれば、具体的な実施例に限定されなくとも、「発明の詳細な説明に記載された発明」といえることになる。

　そうすると、サポート要件における試行錯誤論の論理を、新規性／進歩性や拡大先願などの判断における引用文献に展開させるとどうなるか。当然、引用文献における発明の詳細な説明に記載される発明の範囲も同様に、具体的な実施例に限定されないケースが出てくることになる。

　この場合、引用文献に開示される具体的な実施例を除く「除くクレーム」によってこれらの拒絶理由が解消されるとは限らなくなる。特許を取消／無効にしたい側にとってみれば、試行錯誤論を展開し「引用文献に開示される発明」の範囲が具体例に限定されないことを主張するという選択肢が生まれるわけである。

　一方で、特許を取得する側は、「除くクレーム」によって拒絶理由を解消しようとするときは、「除く」対象の発明および引用文献と「試行錯誤論」との相性を考え、果たして「除くクレーム」で対応することが好手といえるかを考える必要が生じるだろう。
　例えば、特定の構成や構造そのものを除くような「除くクレーム」はそこまでリスクは高くないと思われるが、数値限定発明における特定の数値（あるいは数値範囲）を除くような「除くクレーム」はリスクが高そうである。

　試行錯誤論によって「除くクレーム」によって除かれていた部分が不十分となった場合に問題となるのは、どこまでを除けば解消するかという点である。当業者の通常の試行錯誤によって到達できる範囲は全て除かなければならないが、その境界は極めてわかりにくい。特許権者側は「除かれた部分」が引用文献に記載される発明の範囲であることを証明するのでは不十分であり「残った部分」に引用文献に記載される発明が含まれていないことを証明しなければならず、非常に不利な戦いを強いられることになろう。

　丁度よく、本件発明１は「除くクレーム」であり、「但し、Ｂ_２Ｏ_３含有量が２２.３８０質量％であり、Ｌａ_２Ｏ_３含有量が４５.６８０質量％であり、Ｙ_２Ｏ_３含有量が８.７８０質量％であり、ＺｎＯ含有量が４.２５０質量％であり、ＳｉＯ_２含有量が４.６８０質量％であり、Ｎｂ_２Ｏ_５含有量が７.８８０質量％であり、かつＺｒＯ_２含有量が６.３５０質量％であるガラスを除く」と規定されている。これは試行錯誤論との極めて相性が悪そうな「除くクレーム」の形態といえ、仮に、この部分によって新規性や進歩性が担保されているとしたら、結果的に本件の裁判所の判断は、新規性や進歩性を失わせることのできる新たな論点を与えたともいえるだろう。

　今後の裁判で、「除くクレーム」に対する新規性／進歩性や拡大先願の判断の中で試行錯誤論が展開されたときに、裁判所がどのように判断するのかは非常に興味深いところである。