発明の認定（新規性／進歩性）：請求項の「金属枠」の意味を機能的に解釈した事例
2023/11/15判決言渡 判決文リンク
＃特許 ＃進歩性 ＃発明の要旨認定
１．実務への活かし（雑感まででいえること）
・無効化 ＃進歩性 ＃設計的事項
構造としての明確な意味があると思える用語であっても、「発明の認定」において機能的に解釈されることがあるため注意が必要である。（構造的な用語を使用すれば、構造的に解釈されると安易に考えると、致命的なミスとなる可能性がある。）
∵本件では、「金属枠」という用語の意味を、「金属製であること」＋「熱伝導性編物を一定の形状構造に保持し、熱を伝導する機能を有する部材であること」と認定し、「枠」という形状を特定するものではないと判断された。
２．概要
特願２０１８－５１３８４６号（発明の名称「熱伝導性ワイヤ編物を用いた熱交換器」以下「本願」という。）の拒絶審決に対し、審決の取消しを求めた事案である。
審決は、以下の請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）に対し、甲１（特開２０１５－８５９２１号公報）及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと判断した。
【請求項１】
熱伝導性ワイヤで編まれた熱伝導性編物を含み、前記熱伝導性ワイヤの直径ｄは、０．０１ｍｍ≦ｄ≦２ｍｍであり、
前記熱伝導性編物は金属枠を含み、前記熱伝導性編物の金属枠が鋳造又は溶接により形成され、
放熱又は吸熱を必要とするデバイスは溶接、熱伝導性接着又は鋳込により前記熱伝導性編物の金属枠に接続され、かつ、前記デバイスと熱伝導性編物の熱伝導性ワイヤとの間で熱を効果的に伝導することを保証し、
熱が熱伝導性編物の熱伝導性ワイヤで伝導され、熱伝導性ワイヤの表面により空気又は他の流体を加熱又は冷却し、対流により放熱又は吸熱を実現し、放熱を必要とする前記デバイスにより生成された熱を、最短の距離で最大の放熱面に迅速に伝導することができ、
熱交換の他方の面、つまり吸熱も全く同様であることを特徴とする
熱伝導性ワイヤ編物を用いた熱交換装置。
本件の争点の一つは、本願発明における「金属枠」という用語の意味の認定である。
本願における金属枠は、下左図の「金属枠４」であり、甲１の「 固定部材１１」がこれに対比される構成であった。甲１における「固定部材１１」は、可撓導体線の輪の中央部を挟むものであり、固定部材１１で挟むことにより、可撓導体６はリボン形状を成している。（なお、本願発明の「放熱又は吸熱を必要とするデバイス」に相当するのはLEDチップ２である）
審決は、本願発明と甲１に記載された発明（以下「引用発明」という。）の一致点及び相違点を以下のように認定した。
| 本願発明 | 引用発明の共通部分 |
| 熱伝導性ワイヤで編まれた熱伝導性編物を含み、前記熱伝導性ワイヤの直径ｄは、０．０１ｍｍ≦ｄ≦２ｍｍであり、 前記熱伝導性編物は金属枠を含み、前記熱伝導性編物の金属枠が鋳造又は溶接により形成され、 放熱又は吸熱を必要とするデバイスは溶接、熱伝導性接着又は鋳込により前記熱伝導性編物の金属枠に接続され、かつ、 前記デバイスと熱伝導性編物の熱伝導性ワイヤとの間で熱を効果的に伝導することを保証し、 熱が熱伝導性編物の熱伝導性ワイヤで伝導され、熱伝導性ワイヤの表面により空気又は他の流体を加熱又は冷却し、対流により放熱又は吸熱を実現し、放熱を必要とする前記デバイスにより生成された熱を、最短の距離で最大の放熱面に迅速に伝導することができ、 熱交換の他方の面、つまり吸熱も全く同様であることを特徴とする 熱伝導性ワイヤ編物を用いた熱交換装置。 |
熱伝導性ワイヤで編まれた熱伝導性編物を含み、前記熱伝導性ワイヤの直径ｄは、０．０１ｍｍ≦ｄ≦２ｍｍであり、 前記熱伝導性編物は形状保持部材を含み、 放熱又は吸熱を必要とするデバイスは前記熱伝導性編物の形状保持部材に接続され、かつ、 前記デバイスと熱伝導性編物の熱伝導性ワイヤとの間で熱を効果的に伝導することを保証し、 熱が熱伝導性編物の熱伝導性ワイヤで伝導され、熱伝導性ワイヤの表面により空気又は他の流体を加熱又は冷却し、対流により放熱又は吸熱を実現し、放熱を必要とする前記デバイスにより生成された熱を、最短の距離で最大の放熱面に迅速に伝導することができ、 熱交換の他方の面、つまり吸熱も全く同様である 熱伝導性ワイヤ編物を用いた熱交換装置。 |
（相違点１）
形状保持部材が、本願発明は「金属枠」であり、「金属枠が鋳造又は溶接により形成され」ているのに対して、引用発明の「固定部材１１」は、可撓導体線の輪の中央部を挟むものであるが、材質や形成方法などが特定されてない点。
（相違点２）
本願発明は「放熱又は吸熱を必要とするデバイスは、溶接、熱伝導性接着又は鋳込により前記熱伝導性編物の金属枠に接続され」ているの対して、引用発明は「ＬＥＤ基板７とＬＥＤチップ８を有」する「ヒートパイプ４」は「ヒートシンク５中央部を貫く連結部材１０とそれを固定する固定部材１１でヒートシンク５に固定され」る点。
また、相違点１の容易想到性について、以下のように判断した。
前審審決の判断（判決より抜粋）
「引用発明の「固定部材１１」は、ヒートパイプ４を可撓導体６に熱的に接続するものであり熱伝導性が求められるから、熱伝導性に優れた金属製の枠を選択することは、適宜なし得る設計的事項にすぎない。そして、金属枠を鋳造又は溶接により形成することは一般的なことである。
金属枠である「固定部材１１」を鋳造又は溶接により形成する際に、「固定部材１１」と「可撓導体６」を鋳造又は溶接により一体的にすることは、適宜なし得ることである。」
これに対し、原告は、相違点１の認定及び容易想到性について、以下のように反論した。
原告の主張（判決より抜粋）
「「枠」とは、大辞泉において「物の周囲をふちどる線。また、境などを示すため、四方を取り囲むもの。」と定義されており、本願発明の「熱伝導性編物の金属枠」は、熱伝導性編物の周囲をふちどって、熱伝導性編物を一定の形状構造に保持するものであるのに対し、引用発明の固定部材１１は、可撓導体６の一部を単に挟むだけであり、ヒートシンクの周囲をふちどって、ヒートシンクを一定の形状構造に保持するものではなく、物の周りをふちどったり、物の境界を示したりする「枠」ではない。
…
本願発明では、熱伝導性編物が「金属枠」を含むことで、熱伝導性編物を様々な形状に加工することができるのに対し、引用発明は可撓導体６の形状がリボン形状と限定されており、固定部材１１は、輪にした可撓導体６の中央部を挟んでリボン形状になすための部材である以上、固定部材１１を可撓導体６の輪の中央部以外の周りの部分をふちどるようにする動機付けがない。すなわち、甲１には、可撓導体６の形状がリボン形状と限定されているにもかかわらず、「固定部材１１」として「金属枠」を選択する動機付けがない上、リボン形状の可撓導体６に対して更なる加工と使用は想定していないにもかかわらず、「固定部材１１」として「金属枠」を選択するのは、リボン形状が別の形状に加工される可能性があるため、阻害要因がある。したがって、引用発明において、「固定部材１１」として金属製の「枠」を選択することは、当業者が容易に想到し得るものではない。
したがって、引用発明において、「固定部材１１」として熱伝導性に優れた金属製の枠を選択することは、適宜なし得る設計的事項と判断した本件審決は誤りである。」
原告の主張に対し、特許庁は以下の通り反論した。
特許庁の主張（判決より抜粋）
「特許請求の範囲及び本願明細書の記載（【００２５】等）に照らせば、「金属枠」とは、①熱伝導性編物を一定の形状構造に保持し、②放熱を必要とするデバイスからの熱を熱伝導性ワイヤに伝導する、という二つの機能に係る条件を満たす「金属製」の部材を意味するものと解するのが相当である。
そうすると、引用発明の固定部材１１は、リボン形状を成すように、可撓導体６の輪の中央部を挟むものであるから、前記①の条件を満たすものであり、また、中央部を挟むことで効果的な放熱を可能としたものであるから（甲１の【００２２】）、前記②の条件を満たすことも明らかである。したがって、引用発明の固定部材１１は、金属の選択という材質の設計変更を施せば、本願発明の「金属枠」に相当するものであるといえる。
本願発明において「枠」という形状に格別な意義はなく、本願発明と機能的に同じである「固定部材１１」は「枠」とみなすことができる。
…
引用発明において、放熱が求められるヒートシンク５の構成の一部である「固定部材１１」に、熱伝導性に優れた金属製の部材を用いることは普通のことであり、「固定部材１１」は「可撓導体６」を挟んでリボン状にする必要があるので、金属製の部材を用いることは、当業者が適宜なし得ることであるといえる。
そうすると、引用発明において「固定部材１１」を金属製の部材としたものは、本願発明の「金属枠」と同等な機能を持っているので、「金属枠」に相当するものである。」
このように、特許庁は、前審審決においては、相違点を「金属枠であること」と認定し、また、この相違点について「金属製の枠を選択することは設計的事項である」と判断したのに対し、本件訴訟においては、「金属の選択という材質の設計変更を施すことで、本願発明の金属枠に相当する」と判断し、相違点を「金属製であること」と認定した上で、「金属製の部材を用いることは適宜なし得ること（＝設計的事項）である」と主張した。
つまり、引用発明における「固定部材１１」は、本願発明の「金属枠」における「枠」に相当するものであると解した。
また、その根拠は、本願明細書の記載に照らし、「金属枠」における「枠」とは、①熱伝導性編物を一定の形状構造に保持し、②放熱を必要とするデバイスからの熱を熱伝導性ワイヤに伝導する、という二つの機能に係る条件を満たす部材を意味するものと解するのが相当という点にあった。
知財高裁は、次のように判断し、概ね、本件訴訟における特許庁の主張を支持した。
知財高裁の判断（判決より抜粋。下線、太字は付記）
「本願明細書の記載（…）によると、本願発明における「金属枠」について、本願明細書には、(a)一定の形状構造を保持して他の加工を容易にする、更なる加工と使用を便利にする機能、及び、(b)接続されたデバイスや管路の熱を伝導する機能、という二つの機能を備えることが記載され、上記(a)については、熱伝導性編物を円筒や円錐台筒に加工した例が記載されている。一方、「金属枠」自体の物理的な形状や、形状のもたらす効果について、本願明細書には特に記載されていない。
そうすると、本願発明における「金属枠」とは、「熱伝導性編物を一定の形状構造に保持し、熱を伝導する機能を有する部材」（以下「形状保持部材（枠）」という。）のうち、材質が金属であるものを特定したものであると認められる。すなわち、本願発明における「金属枠」とは、「金属」製の「形状保持部材（枠）」のことであるといえる。
一方、引用発明における「固定部材１１」は、「可撓導体６」を「幅５０ｍｍの可撓導体線を輪にした後、輪の中央部を固定部材１１で挟むことでリボン形状を成す」機能を有するものであるから、本願発明における「金属枠」と「熱伝導性編物を一定の形状構造に保持」する機能の点で一致する。
また、引用発明における「固定部材１１」は、「放熱機能を持つヒートシンク５」の「可撓導体６」を保持するものであり、「連結部材１０」とともに「放熱機能を持つヒートシンク５」と「発熱部を有するヒートパイプ４」とを相互に固定する部材であるから、「固定部材１１」が発熱部からの熱をヒートシンク５へ伝導する機能を有する部材であることは明らかである。
以上を踏まえ、構成Ｂについて本願発明と引用発明とを対比する。
…引用発明における「固定部材１１」は、熱伝導性編物を一定の形状構造に保持し熱を伝導する機能を有する部材である点で、上記「形状保持部材（枠）」と一致するといえる。そうすると、本願発明における「金属枠」と引用発明における「固定部材１１」は、共に「形状保持部材（枠）」である点で共通し、引用発明の「固定部材１１」は金属製であるとは特定されていない点で相違する。
…
原告は、「枠」とは、大辞泉において「物の周囲をふちどる線。また、境などを示すため、四方を取り囲むもの。」と定義されており、本願発明の「熱伝導性編物の金属枠」は、熱伝導性編物の周囲をふちどって、熱伝導性編物を一定の形状構造に保持するものであるのに対し、引用発明の固定部材１１は、可撓導体６の一部を単に挟むだけであり、ヒートシンクの周囲をふちどって、ヒートシンクを一定の形状構造に保持するものではなく、物の周りをふちどったり、物の境界を示したりする「枠」ではないと主張する。
しかしながら、「枠」は「木・竹・金属などの細い材で造り、器具の骨または縁としたもの。フレーム」（広辞苑第六版）との意味もあり、「枠」の語をもって「四方を取り囲むもの」という意味が一義的に明らかになるものとはいえず、本願明細書の記載内容を考慮すると、前記アのとおり、本願発明における「枠」は「形状保持部材（枠）」、すなわち、熱伝導性編物を一定の形状構造に保持し、熱を伝導する機能を有する部材として特定されたものであり、その形状が特定されているものではないから、引用発明における「固定部材１１」の形状が原告の主張する意味での「枠」の形状であるか否かは、本願発明と引用発明の相違点の認定を左右しない。
…本願発明と引用発明を比較すると、引用発明の「固定部材１１」は金属製であるとは特定されていない点…で本願発明と相違する。
上記相違点について検討すると、引用発明における「固定部材１１」は「発熱部を有するヒートパイプ４」と「放熱機能を持つヒートシンク５」とを接続する部材の一つであり、熱伝導性が高い方が好ましいことは当業者が容易に察知し得ることであり、金属が熱伝導性に優れた材料であることは当業者の技術常識であるから、「固定部材１１」の材料として金属を選択することは当業者が通常行う材料選択であるといえる。
…したがって、本件審決において相違点１に係る構成は容易想到であると判断した点に誤りはない。」
３．雑感
３－１．判決についての感想
全体的な結果について：判断納得度０％ 結論納得度９０％
久々に、判断ロジックに全く賛同できない事案に遭遇した。そして、「進歩性がない」という結論自体は間違っていないという、何とも珍妙な事案である。
忌憚なき意見を言わせていただくなら、本件は、結論先行の判断になっているように感じた。そのため、結論を導く論理の部分が、あまり納得のいくものとはなっていない。
前審の審決では、「金属枠であること」を相違点として認定しておきながら、本件で、特許庁及び知財高裁は、「枠であること」については、甲１文献の「固定部材１１」にも当てはまり、よって相違点は「金属製であること」のみという認定に変わったわけである。
そして、甲１文献にも当てはまるように、「枠であること」の定義（意味）を、「(a)一定の形状構造を保持して他の加工を容易にする、更なる加工と使用を便利にする機能、及び、(b)接続されたデバイスや管路の熱を伝導する機能、という二つの機能を備えること」と解することにした。
一般的な認識として、「枠」という言葉は物理的・構造的な意味を表す言葉であろう。「残り一枠」といった抽象的な意味合いで用いられることはあるが、少なくとも「金属枠」という用語に用いられる「枠」は、物理的・構造的な意味を表すものと認識されるはずである。
原告は、大辞泉から「物の周囲をふちどる線。また、境などを示すため、四方を取り囲むもの。」という意味を挙げ、また、知財高裁は、広辞苑第六版から「木・竹・金属などの細い材で造り、器具の骨または縁としたもの。フレーム」という意味を挙げたが、そのどちらも、多少の意味は違えど、構造的な意味を表しているといえる。
また、大辞泉における「物の周囲をふちどる線」と、広辞苑の「器具の縁としたもの」という意味は、およそ共通した内容であり、かつ、下図の通り、本願の図に表された金属枠４もこの意味に即しているものと見て取れる。
そして。本願発明には「金属枠」と記載されており、この「金属枠」に対し、機能的な表現で修飾されてはいない。請求項１において、金属枠は、「熱伝導性編物に含まれること」「鋳造又は溶接により形成されること」及び「放熱又は吸熱を必要とするデバイスが接続されること」によって特定されているが、そのいずれも、金属枠を機能的に特定するものでないことは明らかである。
これらの事実からすれば、本願発明の「金属枠」における「枠」とは、原告の主張する「熱伝導性編物の周囲をふちどって、熱伝導性編物を一定の形状構造に保持するもの」と解することに問題はなく、このように解すれば十分であるように思える。
それにもかかわらず、本件では、「金属枠」における「枠」の意味を、「～という機能を有する部材」として、構造的な意味を持たない機能的な意味に解釈したのである。
リパーゼ判決では、「（発明）の要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」と述べられた。
そして、知財高裁は、リパーゼ判決に合わせるようにして、「原告は、「枠」とは、大辞泉において「物の周囲をふちどる線。また、境などを示すため、四方を取り囲むもの。」と定義されており、本願発明の「熱伝導性編物の金属枠」は、熱伝導性編物の周囲をふちどって、熱伝導性編物を一定の形状構造に保持するものである…と主張する。しかしながら、「枠」は「木・竹・金属などの細い材で造り、器具の骨または縁としたもの。フレーム」（広辞苑第六版）との意味もあり、「枠」の語をもって「四方を取り囲むもの」という意味が一義的に明らかになるものとはいえず、本願明細書の記載内容を考慮すると…」と述べている。
しかし、知財高裁の示した根拠は、「広辞苑には別の意味もある」ということのみであり、この論法がまかり通るならば、辞書に「複数の意味」が記載されている用語は全て、意味が一義的に明らかになるものとはいえないため、明細書を参酌することになる。
だが、果たして辞書にたった一つの意味しか記されていない用語はどれくらいあるのだろうか（そもそも存在するのだろうか）。複数の意味がない用語を探す方が難しいように思えるが、そうなると、請求項に記載される用語のほとんどすべてが、一義的に意味を明らかにすることができず、請求項の記載は明細書を参酌するのが通常である、という帰結になってしまうだろう。
上述の通り、リパーゼ判決において、「明細書の参酌」は通常なされるもの（原則）ではなく、特段の事情のない限り許されない例外という位置付けとなっており、従って、このような帰結は、リパーゼ判決の判示に背くことになるだろう。
以上から、本件の知財高裁の判断（リパーゼ判決に従い「明細書の参酌」に導こうとする論理）は、原則と例外の逆転現象を生じさせるものであり、その意味でリパーゼ判決に抵触していると言うべきである。
辞書に複数の意味があるだけで明細書の参酌が許されるならば、そもそもリパーゼ判決の判示は不要であり、単に「明細書の参酌は許される」と判断すればよかったのであるから、少なくともリパーゼ判決が、辞書に他の意味もあるという理由だけで明細書を参酌する特段の事情を認めるものでないことは明らかである。
しかし、実際に本件で知財高裁は、「枠」という言葉の意味をそのまま解釈しなかったのであり、こういった判断がされるリスクがあるという事実は受け止めなければならないだろう。その上で、どのように対処すれば、このリスクを避けることができるかを検討することが重要であろう。
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