令和６年（行ケ）第１０００５号拒絶審決の審決取消請求事件（デカ・プロダクツ・リミテッド・パートナーシップ vs 特許庁）
明確性要件：発明の形式的な明確性と事実上の不利益（第三者の不測の不利益とは）
2024/11/27判決言渡
＃特許　＃明確性要件

１．概要
２．雑感（判決納得度：５０％）
- 補足１．本件特許出願のその後
３．本件のより詳細な考察（実務への活かし）

１．概要

　本件は、特願２０１９－１９５００４号（発明の名称「電子患者介護用のシステム、方法および装置」。以下、本願という。）に対する拒絶審決の取消しを求めた審決取消訴訟であり、争点は、①明確性要件（特許法３６条６項２号）と②実施可能要件（特許法３６条４項１号）である。本件知財高裁は、請求人（デカ・プロダクツ・リミテッド・パートナーシップ）の請求を認容し、特許庁のした審決を取り消した。

　明確性の争点は、以下の請求項１に係る発明（本願発明１という。）における「ウェブ・サービ」の技術的な意味についてである。

【請求項１】
　電子患者介護用のシステムであって、
　ウェブ・サービスと、ルーティング機能および医療デバイスソフトウェア更新の無しまたは少なくとも１つと、を提供するように構成されたゲートウェイ；および
　前記ウェブ・サービスを使用して前記ゲートウェイと動作可能に通信するように構成された医療デバイス
　を備えるとともに、前記ウェブ・サービスがトランザクション・ベースのウェブ・サービスである、システム。

　特許庁の判断の根拠には、概ね以下の主張が挙げられる。（判決より抜粋）

「「ウェブ・サービス」とは、「ウェブを介したサービス」という広い概念を有しているとも考えられ…しかしながら、本願明細書の発明の詳細な説明には、「ウェブ・サービス」について、【０６７８】に特許請求の範囲と同様の記載しかなく、本願発明１の「ウェブ・サービス」の具体的な例が一切示されていない…。
　また、本願発明１の「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」についても、…上記と同様、【０６７８】の記載しかなく、本願発明１の「トランザクション・ベース」の具体的な例が一切示されていない…。
　本願明細書には、…具体的な実施例は一切示されていないから、このような状況において、本願とは関係がない証拠を後から提出し、特許請求の範囲に記載された用語の技術的な意味を自由に変更することができるとすれば、用語の技術的な意味を、本願明細書の開示を超えて変更することができることになってしまう。
　したがって、原告の主張は、特許請求の範囲に記載された発明の独占権が及ぶ範囲を何の制限もなしに自由に拡張したり、変更したりすることを可能にし、独占権の予測可能性を第三者から奪うことにほかならないから、明確性要件の判断規範に照らし、失当である。
　原告は、審判段階において、「ウェブ・サービス」について「インターネットを介したサービス」を意味していると主張するなど、本件訴訟におけるものとは異なる主張をしており、その主張は変遷している。
　また、本願と同じく特願２０１８－５０７４６号の一部をさらに分割し、新たな出願とした特願２０２０－０９６８７４号（以下「関連出願」という。明細書の記載は本願明細書と全く同じ。）に係る…審判手続においては、「ウェブ・サービス」の技術的な意味が不明である旨の拒絶理由通知に対し、「さらに、請求項４において、「ウェブ・サービス」との記載を「インターネット（ウェブ）」に補正しました。「（ウェブ）」を加えたのは、請求項４においてインターネットとウェブとは同じ意味で使われているからです。」との、本件訴訟におけるものとは異なる主張をしている。
　このような主張の変遷を可能とする本願の特許請求の範囲の記載は、本願明細書、図面の記載及び技術常識を考慮しても、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるといわざるを得ない。」

　なお、原告である請求人は、本願発明の「ウェブ・サービス」について、「「ウェブ・サービス」とは、ＨＴＴＰなどのインターネット関連技術を応用して、分散コンピューティングを実現したものを指」すと主張している。

　これに対し、本件知財高裁は以下のように判断した。（判決より抜粋。下線、太字は付記）

「(1) 判断の枠組み
　特許法３６条６項２号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は、仮に、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者である当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断すべきである。
　(2) 当業者の出願当時における技術常識について
　ア　…
　イ上記アの各刊行物（甲５、６、１１、１３、１６、１７）の各記載によれば、「ウェブ・サービス」という用語は、「インターネット上に分散した複数のウェブアプリケーションシステムをシステム同士で連携させる技術であり、ＸＭＬ、ＵＤＤＩ、ＷＳＤＬ及びＳＯＡＰの規格に適合したもの」という意味で用いられ、本願の国際出願日の当時、技術常識となっていたと認められる。
　また、この「ウェブ・サービス」との関係において、「トランザクション」という用語は、「複数の処理をひとまとまりにしたものであって、同時にアクセスされる基礎データの一貫性を確保することができるもの」という意味で用いられると認められ、そうすると、「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」とは、この「トランザクション」を基礎とした「ウェブ・サービス」という意味の用語であって、これも、本願の国際出願日（平成２５年１２月２０日）の当時、技術常識となっていたと認められる。
　したがって、出願当時における技術常識を踏まえると、本願各発明の「ウェブ・サービス」及び「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」は、それぞれ、上記の意味で用いられているといえるから、本願明細書において、これらの用語の具体的な説明がされていなかったとしても、特許請求の範囲の記載が第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえない。
　(3) 被告の主張について
　ア被告は、本願明細書には「ウェブ・サービス」及び「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」の具体的な説明が一切ないから、…出願当時の技術常識を考慮して用語の技術的な意味を把握しようとしても、本願明細書にはその手掛かりさえないから、本願とは関係がない証拠の提出により用語の技術的な意味を自由に変更することができることになる旨主張する。
　しかし、前記⑴のとおり、明確性要件の判断は、当業者の出願当時における技術常識を基礎とすべきところ、「ウェブ・サービス」及びウェブサービスに関係する「トランザクション」という用語自体の意味が技術常識であったと認められるから、本願明細書に具体的な説明がなくとも、「ウェブ・サービス」及び「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」の技術的意味が不明確であるということはできない。
　また、このように解することは、技術常識の認定の問題であって、原告が特許請求の範囲に記載された用語の意味を自由に変更することができることを意味するものではない。
　イ …
　ウ被告は、審判段階からの原告の主張に変遷があることや、関連出願における原告の主張が本件訴訟における主張と異なることを指摘する。
　しかし、特許法３６条６項２号該当性の判断は、審判段階からの原告の主張の変遷や、関連出願における原告の主張内容如何にかかわらず、前記⑴のとおり、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者である当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から客観的に判断されるべきである。被告の主張する点は、本願の特許請求の範囲の記載が第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえない旨の前記判断を左右するに足りる事情とはならない。」

２．雑感（判決納得度：５０％）

　さて、冒頭に少し辛口な意見を述べておく。

　本件の審決取消訴訟については、どういうわけか、インターネット上で多くの事務所や弁理士が取り上げていた。判決文の量も少ないので、特許事務所でHP用に判例報告のノルマを課せられている者にとっては好材料だったのかもしれない。しかし、そのどれもが、本件の本質的な争点を理解できていないように感じた。（理解できていないのか、理解した上でそこまで書かないだけなのかは不明であるが）

　そこでまずは、本件の「本質的な争点」について触れておく。

　本件は、表面だけをみれば、至極簡単な案件であっただろう。要は「ウェブ・サービス」という用語の明確性なわけである。

請求項における「ウェブ・サービス」の記載の意味が不明確である

　これだけを読んでみて、皆さんは直感的にどう思うだろうか。おそらく多くの人は「特許庁は何をわけのわからないことを言っているのだろう」と思うのではないだろうか。

　本願の優先日は２０１２年１２月２１日であり、これを基準としても、もはや一般人ですら「ウェブ・サービス」と言われれば、厳格に技術的用語で説明することはできずとも、その意味するところの大枠はわかるだろう。自分たちが、インターネットを利用して何らかのサービスを利用した場合、それは「ウェブ・サービス」を利用したということになると理解するはずである。
　また、特段調査したわけではないが、同時期の出願を検索すれば、請求項に「ウェブ・サービス（あるいはこれに類する用語）」と記載され、明細書にそれ以上の詳細な説明がないものがあっても、本件のように明確性要件違反とは判断されていない事例が多数出てくるように思える。
　「ウェブ・サービス」という用語は、世の中に浸透していない用語でもなく、馴染みのある用語であるため、このような用語についての詳細な説明がされていないから明確でないといった揚げ足取りをしたくなるような用語でもないというのが直感的な印象ではないだろうか。

　つまり、表面だけを見れば、本判決（知財高裁の判断）は至極妥当なものと評価できる（実際にそのように評価している者が多い）。

　しかしそれは、特許庁にしたって同じなのである。（特許庁は馬鹿ではない）

　要するに、本件を分析する上で前提として理解しておかなければならないのは、特許庁としても、本願の出願日（優先日）当時において請求項に「ウェブ・サービス」という用語を使ったというだけの理由で、発明を明確に理解することができない（＝明確性要件違反である）とはおそらく考えていないだろうということである。

それではなぜ、特許庁は本件で「ウェブ・サービス」が不明確である、と判断したのか

　ここに目を向けなければ、本件の「本質的な争点」は見えてこないわけである。

　おそらく、特許庁が明確性要件で争いたかったのは、「ウェブ・サービス」という用語の明確性ではなく、本願発明における「ウェブ・サービス」という用語の技術的な意味（技術の範囲）であろう。もう少しわかり易く言えば、本願発明の中でウェブ・サービスという用語はどのような意味を持ち発明を特定しているのかという点である。
　このことは、本判決における特許庁の「どのような技術に本願発明の権利が及ぶのか、第三者はその範囲を一義的に理解することはできない。」や「証拠を後から提出し、特許請求の範囲に記載された用語の技術的な意味を自由に変更することができる」との主張にも表れている。
　また、審決でも「「ウェブ・サービス」とは、「ウェブを介したサービス」という広い概念を有しているとも考えられ、その場合、インターネットを介したサービスである「電子メール」であっても「ウェブ・サービス」ということができる。」と述べており、ここには、本願発明におけるウェブ・サービスを電子メールサービスにまで拡張したときに、本願発明がどのような意義を持ち得るのか（果たして本願は、このようなウェブ・サービスへの適用も可能な発明を開示しているのか）がわからないという特許庁の懸念が窺える。

　特許庁が知りたかったのは、一般的な「ウェブ・サービス」という用語の意味ではなく、本願発明が想定している（本願発明のスコープとして適切な）「ウェブ・サービス」とは何かという点であり、これが不明であるために発明を明確に理解することができないと判断したのではないか。

　つまり、特許庁が問題視したかった明確性要件の要点は、請求項の記載内容では発明のスコープがふわっとしていて（曖昧で）、このような不明確な発明を認めると、「証拠を後から提出し、特許請求の範囲に記載された用語の技術的な意味を自由に主張できてしまう」ため、これを明確性要件の枠の中でどのように判断すべきか（＝第三者の不測の不利益と判断すべきか）であり、これこそが本件の「本質的な争点」でなかっただろうか

　この点についてもう少し掘り下げていこう。

　本件訴訟における特許庁の主張には、「独占権の予測可能性を第三者から奪うことにほかならないから、明確性要件の判断規範に照らし、失当である」と述べた部分や、「主張の変遷を可能とする本願の特許請求の範囲の記載は、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるといわざるを得ない。」と述べた部分がある。
　このことは、特許庁は明確性要件の判断規範を知った上で、積極的に「第三者の利益／不利益」から明確性要件違反になると主張していたことになる。

　しかし、本件知財高裁の以下の判旨は、特許庁の主張に対し否定的な見解を示したものと評価できるだろう。

「特許法３６条６項２号該当性の判断は、審判段階からの原告の主張の変遷や、関連出願における原告の主張内容如何にかかわらず、前記⑴のとおり、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者である当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から客観的に判断されるべきである。」

　端的に言えば、裁判所は判断規範を踏まえた上で、特許庁に対し「出願人の意見に振り回されずに、公平（客観的）に審理判断をするのが、あなた達（特許庁）の務めでしょう」と突き放したのである。

しかし、ここには“裁判所の気位の高さ（一種の傲慢さ）”が表れているようにも思える

　裁判所のように、当事者対立構造を俯瞰的に眺める立場にあり、両当事者から提出される証拠を集め、両方の意見を聞いた上で裁きを下せる（確定的な判断を下せる）権原を有しているならばよい。一方で、特許庁は、相手方に周知技術の証拠を提出させる術を持っておらず、相手方の意見を聞く機会を保証した上で判断を行う立場にある。
　このような立場の違いを無視して、特許庁に自分達（裁判所）と同じように（振り回されずに）振る舞えというのは果たして適切なアプローチといえるのだろうか。

　確かに、裁判所の判断は、極めて正論であろう

　行政庁である特許庁は、出願人の意見を鵜呑みにしてはいけないし、出願人の意見にいちいち振り回されてはならない。そんなことをしていたら、出願人の思うがままの特許権が成立してしまう。
　そのため、理論的に捉えれば「出願人がある意見をしたら明確性要件違反となり、意見をしなければ明確性要件は充足される」などという考えは明らかに間違っているだろう。明確性要件とはこのような性質の事柄ではなく、理論上は、出願人が何を言ったところで、その発明における用語の意味は定まっているはずなのである。
　従って、審査や審判の段階で出願人の主張に変遷があったという事実は、明確性要件違反か否かの判断を直接左右する事情ではない。

しかし、このような裁判所の正論は、実質的な観点からすると“机上の空論”でもある

　用語の解釈は、発明の要旨／技術的範囲の解釈であり、最終的には裁判所の判断によって確定される事項である。特許庁は、審査／審判の中で発明の要旨認定の判断をすることはできるが、そこには法的拘束力はなく、だからこそ出願人は、審査官や審判官の判断に対して意見を述べることができるのである。
　また、一般に、その発明の技術分野における知識は、特許庁よりも出願人の方が持っている一方で、出願人にはこれらの知識についての提出義務はない。特許庁は、手続保障の観点から出願人の意見を無視してはならない立場にあるだけでなく、出願人の意見に頼って判断せざるを得ない側面がある。つまり、解釈の決定権を持たない特許庁は、常に、出願人の意見／主張に揺り動かされる立場の中で、日々の膨大な行政処分を捌いていく必要があるのである。

　また仮に、特許庁が、出願人の意見に惑わされずに、用語の意味を認定して審査／審判を行ったとして、その発明が特許査定になったときには、特許庁の具体的な認定は庁書類には記載されない。拒絶査定になれば、特許権は発生しないため、第三者の不利益など考える必要はなくなるが、特許査定となり登録された場合には、特許庁の行った認定が記されない特許権が成立するのである。

　ここで改めて問題視すべきは「第三者の不測の不利益」であろう。

　たとえ、特許庁が出願人の意見に惑わされずに判断を行ったとしても、その判断内容がわからないまま特許権が成立したときに、第三者は何らの手がかりもなく、色んな解釈ができてしまう請求項の記載に向き合わなければならない状況に陥ってしまう。果たしてこれは、「第三者の不測の不利益」と言えないのだろうか。

　このような観点でみると、実は、本件知財高裁は、特許庁の主張の本質を理解できておらず、本件知財高裁の判断は、特許庁の主張に応えたものとなっていないことに気付く。

　特許庁は、発明の解釈において主張の変遷が可能な書きぶり（記載）になっている請求項がこのまま特許査定となってしまうと、その後に特許発明を把握しようとする第三者に不測の不利益を及ぼす（主張の変遷を想定した不安定なリスク判断にさらされる）ため、請求項の記載として不適切ではないですか？と問うているのであるが、
　本件知財高裁は、審判段階からの主張の変遷や、関連出願における原告の主張内容の不整合があったという事実は、用語の意味の明確さに影響を及ぼさないと判断しているため噛み合っていない。

　さて、改めて、冒頭紹介した本件の事例と、ここまで掘り下げてきた本件の問題の本質を対比してみると、以下のようになる。

表面的な争点
　請求項における「ウェブ・サービス」の記載の意味が不明確であるため明確性要件違反ではないか

本質的な論点
　特許権者が後出しで発明における用語の意味を選択的に決定できるような請求項の記載は、第三者が後出しのリスクにさらされるという不測の不利益が生じるため明確性要件違反ではないか

　皆さんは、後者をどのように判断するだろうか。

　私が本件の納得度をどっちつかずの５０％にしたのは、本件知財高裁の判断は、正論であり、多くの者にとって妥当な判断に映るだろうが、事実上は第三者への不測の不利益を招来してしまう（明確性要件の法の趣旨と逆行する）判断とも思えたからである。

　明確性要件が、第三者のための要件であり、特許権という強力な権利の付与のために出願人に課した発明の適切な開示義務であるとするならば、不用意に、請求項に記載された発明が、出願人が真に開示したといえる発明を超えてはならないだろう。その超えた部分は、第三者にとって「本当にこの請求項に係る発明は、この部分まで含めた発明なのか」という不測の不利益を及ぼすのであり、本件の裁判所の判断が、真の意味で「発明の明確性」を担保するための適切な判断であったといえるかについては、再考が必要であろう。