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コラム特許実務スキル

コラム:特許実務スキル(応用編) No.2

「技術的な一体不可分」を自在に操る出願

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 特許実務スキル(応用編)は、具体的な実務スキルを紹介する記事である。法律論を語るというよりは、実際の実務を想定し、読めばすぐにでも、具体的に取り入れることのできるスキル(方法)であって、単純には思い浮かばないような応用的なスキルを紹介していく。

 なお、ここで紹介する実務スキルは、筆者である「弁理士X」の考えに基づくものであり、絶対の効果を保証するものでないことは予めご了承頂きたい。ここで紹介した実務スキルは、自己責任の下で活用いただくことが前提である。

 今回のテーマは、「技術的な一体不可分」である。

 既に、サイトの判例記事「令和4年(行ケ)第10029号」でも説明している通り、「技術的な一体不可分」の論理は、進歩性を主張するための論理である。

 複合的な技術(構成要素)を「ひとまとまりの技術」と捉えることで、個々の技術を単独で開示する文献を組み合わせて「複合的な技術」に想到するという論理付けの仕方を否定するものである。

 たとえば、本願発明において、構成Aと構成Bが技術的に一体不可分にあると認められるとき、引用文献1において構成Aが開示され、引用文献2において構成a+構成Bが開示されていたとして、引用文献1において構成Bを適用することそのものの動機が肯定できる場合であっても、構成Aと構成aが異なっていれば、構成A+Bに容易に想到することはできないとされる。
 引用文献2に開示されているのは「構成a+構成B」という一体不可分な技術であり、引用文献1の発明にこれを適用しようとすれば、「構成A」を「構成a+構成B」に置き換えることになるため、「構成A+構成B」には想到しないこととなる。

 このように「技術的な一体不可分」の論理は、進歩性を主張する上ではメリットがある。

 一方で、「技術的な一体不可分」にはデメリットもある。

 これを主張すると、「複合的な技術」がひとまとまりの技術となってしまい、逆に、これらの技術を個々の独立した技術として扱うことができなくなるという点である。

 例えば、技術的に一体不可分である複数の構成要素のうち、請求項には一部の構成要素しか記載されていなかったとすると、発明が未完成であるため、記載要件が指摘されることになろう。先の例で、本願発明において、構成Aと構成Bが技術的に一体不可分にあると認められた場合、請求項に、「構成A」だけを記載することも、「構成B」だけを記載することもできず、「構成A+構成B」という単位で記載しなければならなくなるのである。

 このように「技術的な一体不可分」の論理は、権利範囲という観点からみれば、権利が限定的になるというデメリットがある。

 そこで、「技術的な一体不可分」の論理において、このデメリットを解消する術についてお話しする。このデメリットが解消できれば、「技術的な一体不可分」の論理は、権利を取得する上で非常に使い勝手がよいツールとなるだろう。

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