良い特許“権”を得るために　No.2
ゴール（欲しい権利）への最適ルートを考える　～費用対権利という思考へ～

企業が“良い特許権”を得るためには、漫然と出願し、漫然と権利化を進めてはいけない

　そもそも、特許出願をするにあたっては「特許出願に対する目的」を明確にしておくべきである。目的とは要するに、この出願でどのような権利を取りたいのかであり、これが明確になっているか否かで、その特許の存在価値は大きく変わる。

　確かに、実際にどのような権利が取得できるかは、特許庁の審査というふたを開けてみなければ見定めることができない。しかしながら、「取得できる権利」と「取得したい権利」は同義ではなく、企業が望むのは前者ではなく後者の“取得したい”権利のはずである。

　何のために先行技術調査をするのか？

　一般的には、自らのした発明について、特許が取れるかを事前に確認するという目的でなされることが多いだろう。

　しかし、もう少し突き詰めればこの目的は進化する。

自らのした発明と、先行技術の対比から、“取得したい”特許を取る途を探し出す

　先行技術調査とは、自らのした発明の特許性の有無を確認する作業であってはならないのである。特許はアクセサリーではなく、事業を保護するものであるから、「事業を保護できるような特許が取れそうか」を判断すべきであり、先行技術調査の結果、たとえ、自らのした発明に関する何かしらの特許権の取得が見込めたとしても、それが事業に役立つものでないならば単なる負債（コストのお荷物）にしかならないのだから出願すべきではない。このような判断ができるようになれば、知財の価値の追求に一歩近付くことができたと言っていいだろう。

判断の命題は「特許が取れるか否か」ではなく「事業を保護する特許が取れるか否か」なのである

　言っていることは”当然”のことのように思えるかもしれないが、言うは易しであり、残念ながら最も実践することが困難といってもいい“当然”なのである。

　その理由の一つには、「事業を保護する特許」は一般には簡単に取得できるものではないことが挙げられるだろう。周囲と同じ当たり前のことだけをしていても、取りたい特許権を取ることはできない。市場が競争力を持つように、特許の世界もまた、決して平等ではなく極めて実力社会であると断言してもよい。

　また別の観点から、現実問題としての理由も考えられる。発明者から「ある発明を特許出願したい」と企業知財や特許事務所に相談がされた場合に、先行技術調査の結果、発明者の望む１００％の発明（広い権利）の権利化は難しいが限定すれば特許権が取れる見込みはあるという判断になったとする。このとき、限定された発明内容が事業を保護しないもの（回避が容易など）であったとしても、「良い権利は取れなさそうなので、特許出願は止めましょう」と言える人は決して多くないだろう。
　発明者のモチベーションを不用意に削いでしまうことは、その後の良発明の誕生にも悪影響を及ぼすため、発明者を尊重するという作業も必要なのである。

　しかしそれでも、特許を「高級な飾り」にしたくないならば、この出願でどのような権利を取りたいのかというビジョンくらいは持っておいた方がいい。ここが定まっていないと審査の道筋を見誤ってしまうし、一つの権利を取得するのに高額なコストを掛けてしまうことにもなりかねない。

　今回は、このような教訓が得られる事例として、特願2021-80176（特許第7698838号）の事例を取り上げて考察したいと思う。
　この特許出願は、判例記事の令和６年（行ケ）第１００２３号で審理された特許出願である。本件特許は、特許庁の審査で拒絶審決を受けてから審決取消訴訟を提起し、審決取消訴訟には勝訴して特許庁の判断は取り消されたものの、判決後に再度拒絶理由通知がきて請求項を補正しようやく特許査定となった事例であるが、後述するように、権利の方向性が二転三転しており、非常に残念な機会損失が生じてしまっているだろう。

　出願人は株式会社フライトシステムコンサルティング（2023年に株式会社フライトソリューションズに社名変更）である。フライトソリューションズの会社HPによれば、この会社は、スマートデバイスの決済アプリや決済端末などを提供する会社のようである。
　また、本件特許は、マイナンバーカード等の「決済以外の用途」のＩＣカードからの情報読取りに関する発明を開示している。

　本件特許に関連しそうなプロダクトとして「マイ　ベリフィスト（myVerifist）」というソリューションが会社HPに紹介されていたので、簡単に抜粋しておく。
　myVerifistは、マイナンバーカードを用いた電子署名・署名検証・本人確認（公的個人認証）の仕組みをiPadで実現するソリューションである。これにより、シームレスにマイナンバーカードを用いた電子署名・署名検証・本人確認（公的個人認証）が可能となり、このサービスに関する独自方式の実装は“特許出願中”と宣伝されている。（なお、これが本件特許のことなのかは定かではない。）
　わかりやすい全体のシステム構成図が紹介されていたので、こちらも引用しておく。

　株式会社フライトソリューションズとしては、このサービスを保護できるような特許権が取得できると嬉しいのではないか、と推測することができるだろう。

今回の事例はまさに「訴訟に勝つことがゴールではない」という学びを我々に与えるものではないか

　訴訟までして高いコストを掛けてようやく手にした権利であるが、果たしてこの権利は、最も高コストな訴訟ルートを選択するより他に選択できるルートがなかっただろうか。私自身は、この事例が、最適なルートを選択できたとは思えず、当事者においても、高い訴訟コストをかけながら結果的に満足する権利が取れなかったのではないかと懸念される。

出願人と代理人が知恵を出し合って、費用対効果を最大化できる最適な方法を選択する

　事業に対して知財の価値を最大化するには、このような努力をし続けなければならないのである。

　さて、前置きはこれくらいにして、ここからは具体的な考察に入りたいと思う。今回の考察については、１．出願時の請求項と、登録となった請求項、２．方向性のブレ、３．「目的」と「コスト」からの最適なルート選択（費用対権利の最大化）の順で話していこうと思う。

１．出願時の請求項と、登録となった請求項
２．方向性のブレ
３．「目的」と「コスト」からの最適なルート選択（費用対権利の最大化）
最後に

１．出願時の請求項と、登録となった請求項

　さて、本件特許における請求項の変遷をみていこう。

　本件は、（イ）出願時の請求項、（ロ）一回目の拒絶理由通知に対応して補正した請求項、（ハ）二回目の拒絶理由通知に対応して補正した請求項、（ニ）補正却下となり審判請求と同時に補正した請求項、（ホ）判決後の拒絶理由通知に対応して補正した請求項、の５つの流れがある。（イ）から（ホ）の請求項はそれぞれ以下となる。

（イ）出願時

  情報記憶媒体から情報を読み取り可能な接触型の読み取り部と、
  情報記憶媒体から情報を読み取り可能な非接触型の読み取り部と、
  前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれにより読み取られた情報を処理する情報処理部とを、備え、
  前記情報処理部は、前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれを、情報記憶媒体から情報を読み取り可能な待ち受け状態に維持しつつ、前記接触型の読み取り部により読み取られた情報又は前記非接触型の読み取り部により読み取られた情報を処理する、情報処理端末。

（ロ）一回目の補正

　情報記憶媒体から情報を読み取り可能な接触型の読み取り部と、
　情報記憶媒体から情報を読み取り可能な非接触型の読み取り部と、
　前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれにより読み取られた情報を処理する情報処理部とを、備え、
　前記情報処理部は、前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれを同時に、決済に関する情報の入力の有無に関係なく、情報記憶媒体から情報を読み取り可能な待ち受け状態に維持しつつ、前記接触型の読み取り部により読み取られた情報又は前記非接触型の読み取り部により読み取られた情報を処理する、情報処理端末。

（ハ）二回目の補正　→　補正却下

　情報記憶媒体から情報を読み取り可能な接触型の読み取り部と、
　情報記憶媒体から情報を読み取り可能な非接触型の読み取り部と、
　前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれにより読み取られた情報を処理する情報処理部とを、備え、
　前記情報処理部は、前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれを同時に、決済に関する情報の入力がなされない態様において、情報記憶媒体から情報を読み取り可能な待ち受け状態に維持しつつ、前記接触型の読み取り部により読み取られた情報又前記非接触型の読み取り部により読み取られた情報を処理する、情報処理端末。

（ニ）審判請求時の補正

（ホ）判決後の補正　→　特許審決

　決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、
　情報記憶媒体から情報を読み取り可能な接触型の読み取り部と、
　前記情報記憶媒体から情報を読み取り可能な非接触型の読み取り部と、
　前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれにより読み取られた情報を処理する情報処理部とを、備え、
　前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部は、決済に関する情報の入力がなされていない前記情報記憶媒体から読み取り対象の情報を読み取り可能であり、
　前記情報処理部は、前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれを同時に、前記情報記憶媒体から情報を読み取り可能な待ち受け状態に維持しつつ、前記接触型の読み取り部により読み取られた情報又は前記非接触型の読み取り部により読み取られた情報を処理するものであって、前者の情報である場合には第１後続処理を、後者の情報である場合には第２後続処理を、それぞれ実行し、前記情報記憶媒体は、処理可能な種別として、個人ごとに固有の証明用情報が記憶された第１種別を含み、
　前記第１種別に応じた前記第１後続処理及び前記第１種別に応じた前記第２後続処理は、それぞれ、コード入力に基づく認証が成功した場合に行う所定情報読み取り処理と、前記所定情報読み取り処理がエラーとなった場合に別の読み取り方式にユーザを誘導する誘導処理を含む、情報処理端末。

　最終的に特許となったのは、審判請求時に補正された特許請求の範囲の記載、請求項１～８までのうち、審決取消訴訟後の拒絶理由通知で拒絶理由が発見されないとされた請求項８に係る発明特定事項で限定された発明である。（※請求項８は、請求項１＋２＋３＋４＋６＋７を引用しているが、特許となったのは実質的に請求項１＋８の発明特定事項で構成される発明である。）

　請求項１＋２＋３＋４＋６＋７＋８とせずに、請求項１＋８としているが、拒絶査定不服審判をし、審決取消訴訟までして最終的に取れた権利は、最も下位の従属項に係る発明ということになる。（一般に、最も下位の従属項に本命の権利を持ってくることはないだろう。）

　本件は、接触型／非接触型の読み取り部（カードリーダー）によってマイナンバーカードのような決済用でない情報記憶媒体から情報を読み取り処理をする発明を本命とするものであるが、請求項８に記載される発明特定事項は、一方の読み取り部による読み取りが失敗した場合に、他方の読み取り部による読み取りを勧める（誘導する）といった内容である。

　率直にいえば、このような誘導機能は、株式会社フライトソリューションズの提供するソリューションにおいても、本件が本命とする発明との関係においても、必須の機能とはいえないだろうし同業他社が積極的に搭載したい機能ともいえないだろう。

　ユーザの視点からすると、誘導などしなくても試したい人は勝手に試すだろうし、有人のサービスソリューションを想定していれば、受付から言ってもらえばよいだけである。また、接触／非接触では読み取れなかったが非接触／接触では読み取れるという事態も頻繁に起こるとは思えないし、誘導しておきながら他方の読み取り部で試してみても結局読み取りに失敗した場合には、ユーザの不満を寧ろ助長させるおそれもある（余計な作業をさせられたと感じる）。

　つまり、このような誘導機能は、必ずしもユーザビリティに応える機能とはいえず、無人サービスのように機械以外に頼ることのできない場所でないとそこまで大きな有用性（＝ビジネス訴求力）を感じるものではないだろう。
　この機能があるか否かによって、そのソリューションの採用可否が左右されるとは考え難く、この特許が大きな参入障壁となることはないというのが私個人の感想であり、このような権利を取得するために審決取消訴訟までするというのはコストに見合わない成果物のように思える。

２．方向性のブレ

　冒頭述べたように、権利に見合ったコスト意識を持つには、この出願でどのような権利を取りたいのかを明確にしておくべきである。

　この出願によってどのような権利が欲しいのかを明確にしておけば、審査の過程で、目的に対し、実際にどのような権利が取れそうかを推し量ることができる。

　特に、日本における特許の審査制度には、欧米中の他の主要国との大きな違いとして、原則として審査の回数が限られているという制約がある。特許庁審査官に求められている査定までの審査回数は、原則として最大で２回、最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知である。

　したがって、日本で特許権を効果的に取得するには、限られた審査回数の中で、取れそうな権利内容を見定めるよう努めなければならない。だからこそ、審査の過程の中で方向性が定まっていないというのは好ましくない。

　本件特許出願は、マイナンバーカードのような決済用途でない情報記憶媒体から情報を読み取るようなソリューションモデルを特許権で押さえたいというのが主な目的（狙い）であろう。

　その上で、本件特許出願の明細書には、大きく二つの発明の方向性が示されている。

　一つは「決済用の情報記憶媒体とのハイブリッド活用」であり、もう一つは「決済用途でない情報記憶媒体からの情報をどのように読み取り、またどのように活用するかといった、非決済用途にフォーカスした機能」である。
　他の情報記憶媒体と併用できる横方向の展開と、非決済用途の情報記憶媒体であることに着目した縦方向の展開が、本件特許出願には記載されており、言い換えれば、権利化を狙う方向性として２つの選択肢があったといえるだろう。

　これを前提に、上述の（イ）から（ホ）の請求項を眺めてみるとどうなるか。

　まず、出願時の（イ）の請求項１は、情報記憶媒体の性質（決済用途かそれ以外か）を特定していないため、２つの選択肢に対してどちらかを選択した請求項ではなく、「どちらかを選択しておらず、後の審査に応じてどちらも選択できる」請求項であるといえるだろう。
　次に、１回目の補正における（ロ）の請求項をみると、「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」という限定事項が追加されている。これは、２つの選択肢のうち前者の選択肢である「決済用の情報記憶媒体とのハイブリッド活用を選択した」請求項と評価することができる。
　しかし、２回目の補正における（ハ）の請求項をみると、「決済に関する情報の入力がなされない態様において」という限定事項に変更されている。直前の補正では、決済に関する情報が入力されている場合（決済用の場合）も入力されていない場合（決済以外の場合）も読み取りの待ち受け状態になることが特定されていたのに対し、ここでは決済に関する情報が入力されていない場合に特定されたのである。つまり、請求項１に係る発明のフォーカスは、前者から後者の「非決済用途にフォーカスした機能」へと変わったといえる。
　そして、補正却下後（拒絶査定後）の（ニ）の請求項は、却下された（ハ）の請求項と同様に「非決済用途にフォーカスした機能」を選択しつつ、却下された補正とは内容を変えたものとなっている。

　このように、本件においては、１回目の拒絶理由通知への対応で選択した狙いの方向性と、２回目の拒絶理由通知以降の狙いの方向性がブレてしまっていると評価することができる。
　また、この方向性のブレが、次に説明するように、実質的な審査の機会損失を招来する結果を導いてしまったものと推察される。

３．「目的」と「コスト」からの最適なルート選択（費用対権利の最大化）

　ここでは、方向性のブレがどのような不利益をもたらしたのかを明らかにしておくべきであろう。（∵別に方向性がブレたとしてもそれによって実害がないならばその行為は問題ないからである。）

　１回目の拒絶理由通知と２回目の拒絶理由通知ではいずれも、引用文献１（主引用文献）において、決済端末をベースとする発明が開示されていた。つまり、審査官は、決済用の情報記憶媒体から情報を読み取る決済端末に係る発明を主引用発明としつつ、これに決済以外の用途の情報記憶媒体（免許証など）から情報を読み取る端末に係る発明を組み合わせて、各請求項に対する進歩性の拒絶理由を構成していたのである。
　言い換えれば、（イ）と（ロ）の請求項に対する審査（１回目の拒絶理由通知と２回目の拒絶理由通知）では、後者の「非決済用途にフォーカスした機能」を中心（主引用発明）とした審査は行われていなかったのである。

　そこにフォーカスを当てた審査が行われていないということは、改めて審査が行われた場合に全く新しい引用文献が見つかる可能性が大きく広がっているということである。
　それはそうであろう。特許庁審査官は、決済用途の発明が開示される文献を中心に拒絶理由を構成していたのであるから、出願人側が途中で方向性を変えて、決済用途に限定されない発明にフォーカスしてしまえば、決済用途中心の文献調査から決済用途に限られない文献調査へと審査のスコープは変更拡大される。

　さらに、出願人は（ニ）の補正で失敗しており、請求項１に係る発明を後者の方向性に絞り切れていなかったため、依然として、同じ引用文献によって拒絶理由は解消しなかった。具体的に「決済に関する情報の入力がなされない態様において」という記載をしたが、この記載は、情報記憶媒体が決済以外の用途のものであることを特定してはいない。決済用途の情報記憶媒体においても「決済に関する情報の入力がなされた態様となされない態様」はどちらも存在する。よって、ここでも後者の「非決済用途にフォーカスした機能」を中心（主引用発明）とした審査は行われていないのである。

　結局のところ、本件では、拒絶査定を受けるまでの審査の過程で、請求項１に係る発明に対して、「非決済用途にフォーカスした機能」を中心（主引用発明）とした審査は行われていないということになる。

このような状況（実質的な審査がされていない状況）の上で「後者の発明にフォーカスを当てた請求項で拒絶査定不服審判をする」という判断は、果たして適切であっただろうか

　審判請求と同時にされた補正による（ニ）の請求項１では、「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末である」との発明特定事項と、「前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部は、決済に関する情報の入力がなされていない前記情報記憶媒体から読み取り対象の情報を読み取り可能である」との発明特定事項が追加され、さらには「決済に関する情報の入力の有無に関係なく」との発明特定事項が削除されていることからも、明らかにこの発明の方向性は後者の「非決済用途にフォーカスした機能」となっている。

　しかし、拒絶査定不服審判で実質的に審査がされていない発明へと方向性をシフトすることは、ある発明に対し、通常ならば「審査→審判」という経緯を辿ることができるにもかかわらず、あえて「審判」からスタートするという機会損失（不利益）をもたらすものであり、コストとリスクを高めて権利化を目指すという愚かな判断になってしまったといえるだろう。

　私が当事者あるいは代理人であったならば、（ニ）の請求項による権利化は、分割出願で狙うことを間違いなく薦める。
　出願人がもはや、前者の「決済用の情報記憶媒体とのハイブリッド活用」の権利を欲しておらず、決済用の情報記憶媒体を必要としない権利が欲しくなったため（※上記のmyVerifistは、マイナンバーカードからの情報読み取りに特化したソリューションであり決済とは切り離されている。）、どうしても後者の「非決済用途にフォーカスした機能」での特許権を狙いたいというのならば、本願は放棄して（本願に無駄なコストは書けずに）、分割出願で一から審査を仕切り直すことを薦める。
　審判請求の費用と、分割出願＋審査請求の費用を比較すれば、（代理人費用も含めれば）分割出願の方が高く付くかもしれないが、それでも審査の機会を経ないで審判から始めるという機会損失のデメリットは非常に大きいのである。

　結果として、拒絶査定不服審判では補正要件違反が指摘され、審決取消訴訟で補正要件違反の判断を争うという、訴訟をしてもなお「非決済用途にフォーカスした機能」の発明に対する審理が進むこともなく、勝訴の後に待っていたのは新たな引用文献１による拒絶理由（審査の仕切り直し）であった。
　心身ともに疲弊して頑張った挙句審判合議体からの拒絶理由通知をもらっては、もはや合議体の判断に対して闘おうという気持ちを強く持つことは難しいだろう。分割出願後の審査官からの一回目の拒絶理由通知と審決取消訴訟後の合議体からの拒絶理由通知では、出願人に与える精神的負荷は雲泥の差である。

　審取までするという最大コストで請求項８という最も後ろの従属項での特許権を得たという結果は、外形的にみれば「最大コスト最小成果（費用対権利の最小化）」と評価される残念な結果である

　出願人はもっと費用対権利の良いルートを選択できたのではないかと思うし、分割出願の費用をケチろうとしてしまう出願人は、この事例から学べることがあるのではないだろうか。
　考えなければならないのは目の前のコストではなく、トータルでの費用対権利の最大化なのである。

最後に

　最後に、本件については、拒絶理由対応のすすめの特別回を設け、前者の「決済用の情報記憶媒体とのハイブリッド活用」と後者の「非決済用途にフォーカスした機能」のそれぞれでどのような権利が狙えたかについて検討する。（なお、後者については、myVerifistの実際の提供サービスをカバーする権利の取得を目指した検討を行う）

　当サイトの有料会員には、是非とも出願人の“欲しい権利”を積極的に提案し、掴み取ることのできる代理人になって欲しい。