不使用取消：条件付きで不使用取消審判を請求する意思を伝えたために駆け込み使用（商標法５０条３項）が認められなかった事例
令和５年１月１６日（2023/1/16）審決確定日
＃商標　＃50条（不使用取消）

１．実務への活かし

・～権利化まで　＃商５０条　＃駆け込み使用の牽制
　商標の権利化のために、他人の商標権の存在が邪魔になる可能性がある場合に、不使用取消審判を請求することは珍しくないが、駆け込み使用（商標法５０条３項）を牽制するために、相手にコンタクトして不使用取消審判を請求する可能性があることを知らせておく際には、不使用取消審判を請求する場合（条件）を限定しすぎないように留意すべきである。

　例えば、「その（他人の）商標権によって自身の商標出願が審査で拒絶された場合に不使用取消審判をする」と知らせるよりも「その（他人の）商標権が自身の商標登録の障害となる場合に不使用取消審判をする」と知らせる方がよいだろう。

　あるいは、「こちらの商標登録を妨害する行動が取られた場合に不使用取消審判をする」ということも併せて知らせておくと、有利に働くことがあるかもしれない。（このような条件を付けるのはリスクがあるため、“併せて”知らせておくのが好ましいと思う。）

∵本件で、請求人は被請求人に対し、「請求人の商標出願が被請求人の商標権によって審査で拒絶された場合に不使用取消審判をする」と知らせたが、請求人の商標出願は審査では拒絶されず登録査定となった。
　その後に被請求人が請求人の商標権について無効審判を請求し、これに応じて請求人が不使用取消審判をしたが、不使用取消の対象となる指定商品への商標の使用が商標法５０条３項の駆け込み期間内における使用であったとしても、「その審判が請求されることを知った」の要件を満たさないため、同法５０条３項の駆け込み使用には該当しないと判断された。

＜参考：商標法５０条３項の「審判が請求されることを知った」の解釈＞
「その審判の請求がされることを知った」とは、例えば、当該審判請求を行うことを交渉相手方から書面等で通知されるなどの具体的な事実により、当該相手方が審判請求する意思を有していることを知ったか、あるいは、交渉の経緯その他諸々の状況から客観的にみて相手方が審判請求をする蓋然性が高く、かつ、被請求人がこれを認識していると認められる場合などをいうと解すべきである（知財高裁平成１８年（行ケ）第１０１８３号）

２．概要

　本件は、パナソニックホールディングス株式会社（以下、パナソニックという。）が、ライセンスインターナショナル株式会社（以下、ライセンスＩＮ社という。）の有する登録商標第５７４０６５８号（以下、本件商標という。）に対し、商標法第５０条の規定に基づく不使用取消しを請求した事件である。

　本件商標は「激落ち」の文字を横書きしてなる。また、商標権者であるライセンスＩＮ社は、ホームセンターなどでも販売されている「激落ちくん」を販売するレック株式会社の連結子会社にあたる。レック株式会社は、「激落ちくん」関連の商標権並びに著作権をライセンスＩＮ社に譲渡しており、ライセンスＩＮ社とのライセンス契約を締結して、本件商標を使用している立場にある。

　パナソニックが、本件商標の取消しを請求した指定商品は、第１６類「紙製便座シート」である（本件商標の指定商品は第３類及び第１６類に属する商品である。）。パナソニックが当該指定商品の取消しを請求した背景には、パナソニックが「アラウーノ」のブランド名で２００６年から製造販売しているトイレが関係している。（※検索したところ、２０２３年４月時点では「アラウーノ」の標準文字での商標登録はない）

　パナソニックは、アラウーノが有する機能の一つを「激落ちバブル」と称して使用していた。この「激落ちバブル」という名称は、２００６年の販売当初からアラウーノの機能の特徴を説明するのに使用されており、２０２１年４月２日に商標出願をしている。（継続的な使用によって信用が蓄積されたことに伴い、この時期に商標出願を行っている。）

　パナソニックは、「激落ちバブル」の商標出願の後、レック株式会社にコンタクトを取り、２０２１年５月２０日にＷＥＢ会議の場を設定した。
　また、パナソニックは、ＷＥＢ会議において資料を提示し、①「激落ち」と「激落ちバブル」は非類似であると判断していること、②「仮に審査で拒絶された場合、意見書提出に加えて、ライセンスＩＮ社の本件商標の登録の一部分に対して不使用取消審判を請求させて頂きたいと考えて」いること、③パナソニックが調べる限りにおいて、ＷＥＢ会議時点において「紙類便座シート」に対して本件商標は使用されていないこと、を説明した。

　その後、「激落ちバブル」の商標出願は、拒絶理由通知を受けることなく、２０２１年６月８日に登録査定を受け、７月９日に設定登録がされている（以下、「激落ちバブル」の登録商標をパナソニック商標という。）。
　パナソニックは、登録査定から２日後の６月１０日に、レック株式会社に対し、パナソニック商標が登録査定を受けたことを報告し、本件商標とパナソニック商標の間に混同は生じておらず併存可能である旨を伝え、レック株式会社においても同様の見解であることの回答を頂きたい旨のメールを送信しているが、レック株式会社は、この点についての明確な回答を返していない。

　レック株式会社は、２０２１年１２月１０日付けで、パナソニック商標に対する無効審判を請求した（無効２０２１－８９００８３）。
　また、レック株式会社は、「激落ち🄬流せるべんざシート」という商品名の「紙製便座シート」を、遅くとも２０２１年１２月１７日にＡＭＡＺＯＮに販売した。

　これに対し、パナソニックは、２０２１年１２月２２日に、本件商標の不使用取消審判を請求し、２０２２年１月１３日に予告登録がされた。（従って、駆け込み使用が認められるための期間は、２０２１年９月２２日～２０２２年１月１３日となる。）

　本件で争点となったのは、レック株式会社が２０２１年１２月１７日に「激落ち🄬流せるべんざシート」という商品名の紙製便座シートを販売した行為（以下、本件使用という。）が、商標法５０条３項の「駆け込み使用」に該当するか否かである。上述の通り、２０２１年１２月１７日は、駆け込み期間内にあたるため、その他の要件を充足するか否かが争点となった。

　パナソニックは、ＷＥＢ会議などの経緯を踏まえれば、レック株式会社による本件使用は、「不使用取消審判の請求がされることを知った」後の使用であると主張した。以下、この点についてのパナソニックの主張内容である。

パナソニックの主張（審決から抜粋）
「特許庁の審判便覧５３－０１では、証明方法の具体例として、内容証明郵便や第三者立会いの下で「当該商標登録の不使用取消審判を請求する」旨を伝えた事実が挙げられているが、これはあくまで例示であり、必須の要件ではないことをここに付言する。特に現状のようなコロナ禍にあっては、平常時のように出勤しているとは限らないため会社宛の郵便送達では担当者の受け取りが不確実であり、また、対面で会うことは回避すべき社会的事情があることから第三者が立会いの下での面談も困難である。そのため、メールやオンライン会議によって交渉することは、コロナ禍においては極自然な手段といえる。「駆け込み使用」の有無が争われた知財高裁では、「「その審判の請求がされることを知った」とは、例えば、当該審判請求を行うことを交渉相手方から書面等で通知されるなどの具体的な事実により、当該相手方が審判請求する意思を有していることを知ったか、あるいは、交渉の経緯その他諸々の状況から客観的にみて相手方が審判請求をする蓋然性が高く、かつ、被請求人がこれを認識していると認められる場合などをいうと解すべきであり、・・・」とし、内容証明郵便や第三者立会いの下での交渉が必須の要件ではないことを判示している（知財高裁平成１８年（行ケ）第１０１８３号審決取消請求事件）。本件の交渉の経緯等に照らせば、請求人が本件商標に対して不使用取消審判を請求する蓋然性が高く、かつ、少なくとも使用者であるレック株式会社がこれを認識していたことは明白である。」

　しかしながら、特許庁は、パナソニックの主張を容れず、本件使用は「不使用取消審判の請求がされることを知った後の使用」とは言えないため、「駆け込み使用」には該当しないと判断した。以下、この点についての特許庁の判断である。

特許庁の判断（審決から抜粋。下線、色字は付記。）
「商標法第５０条第３項は、「第１項の審判の請求前３月からその審判の請求の登録の日までの間（以下「駆け込み使用の期間」という。）に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であって、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したとき」を要件とするところ、「その審判の請求がされることを知った」とは、例えば、当該審判請求を行うことを交渉相手方から書面等で通知されるなどの具体的な事実により、当該相手方が審判請求する意思を有していることを知ったか、あるいは、交渉の経緯その他諸々の状況から客観的にみて相手方が審判請求をする蓋然性が高く、かつ、被請求人がこれを認識していると認められる場合などをいうと解すべきである（知財高裁平成１８年（行ケ）第１０１８３号審決取消請求事件参照）。
　そこで、かかる趣旨を踏まえて請求人の提出した証拠がいわゆる駆け込み使用の要件を満たすか検討する。
　ア　本件では、…２０２１年１２月１７日及び同年１２月３１日は、いずれも駆け込み使用の期間（２０２１年（令和３年）９月２２日～２０２２年（令和４年）１月１３日）に含まれる。
　イ　しかしながら、以下に示すとおり、請求人は、これらの使用行為が本件商標の取消審判の請求がされることを知った後であることを証明したとはいえない。
（ア）請求人がレック社との間で２０２１年５月２０日にＷＥＢ会議を行った際に提示したＷＥＢ会議資料（甲１２）に、「仮に審査で拒絶された場合、意見書提出に加えて、貴社「激落ち」登録の一部分に対して不使用取消審判（※）を請求させて頂きたいと考えております。」との記載があることから、請求人がレック社に対して、請求人の「激落ちバブル」商標（以下「請求人「激落ちバブル」商標」という。）の出願が審査で拒絶された場合には、本件商標について不使用取消審判を請求する可能性を示唆したとはいえるものの、その後の同年６月８日付けで、請求人「激落ちバブル」商標が審査で登録査定されていること（甲５）、さらには請求人の担当者がレック社の担当者に対して同年６月１０日付けのメール（甲１３）で、請求人「激落ちバブル」商標が登録査定になったことを報告した上で、請求人は「激落ちバブル」を引き続き使用し、本件商標とは今後も併存可能と考える旨の意見を送付していることに鑑みれば、請求人は、請求人「激落ちバブル」商標が登録査定されたことで請求人商標と本件商標とが併存することに支障はないと考えていたことがうかがえるものであり、このことから、レック社は、請求人が本件商標についての不使用取消審判を請求することはないと考えたというのが自然である。
（イ）また、…同ＷＥＢ会議の内容が、請求人が被請求人に対して本件商標についての不使用取消審判請求をすることを通知する趣旨ではなかったことは明らかである。
（ウ）さらに、ＷＥＢ会議後のメール（甲１４、甲１５）からも、請求人がレック社に対して請求人「激落ちバブル」商標の登録査定についてのレック社の意見を求めたことはうかがえるものの、請求人が本件商標について取消審判を請求することをうかがわせる記載は見当たらない。
　…その他、被請求人が、請求人「激落ちバブル」商標に対して無効審判を請求していることや、請求人「激落ちバブル」商標と同一の指定商品について商標出願した後に取り下げていることの経緯があるとしても、そのことが、商標権者又は通常使用権者（レック社）が、２０２１年１２月１７日又は同年１２月３１日時点で、請求人が本件商標について取消審判を請求することを知っていたことを裏付ける証拠とはならない。
（オ）上記（ア）ないし（エ）を総合してみれば、本件については、審判請求を行うことを交渉相手方から書面等で通知されるなどの具体的な事実により、当該相手方が審判請求する意思を有していることを知ったとまではいうことができず、あるいは、交渉の経緯その他諸々の状況から客観的にみて相手方が審判請求をする蓋然性が高く、かつ、被請求人がこれを認識していると認められる場合に該当するということもできない。
　したがって、請求人は、商標法第５０条第３項に規定する要件を証明したということはできず、駆け込み使用についての請求人の主張は採用できない。」

　このように、特許庁は、パナソニックとレック株式会社の間のＷＥＢ会議において、パナソニックが「（パナソニック商標が）審査で拒絶された場合、本件登録の一部分に対して不使用取消審判を請求する」と説明したことが、審査で拒絶された場合に不使用取消審判を請求する可能性の示唆になるとはしたものの、パナソニック商標が特許査定を受けた後にあっては、審査で拒絶されることはなくなったため、その後にレック株式会社あるいはライセンスＩＮ社から無効審判が請求されたとしても、本件商標についての不使用取消審判が請求されることはないと考えたものと判断し、本件使用が「審判の請求がされることを知った」後であるとは言えないと判断した。

３．審決内容の考察

３－１．判決についての感想

全体的な結果について：納得度５０％　＋？？

　個人的には。特許庁（審判合議体）の判断は、やや硬直的なように感じた。
　確かに、本件でパナソニックは「仮に審査で拒絶された場合、意見書提出に加えて、本件商標の登録の一部分に対して不使用取消審判を請求させて頂きたいと考えている」旨をレック株式会社に伝えたが、ここでいうところの「審査で拒絶された場合」という言葉の真意をどう汲み取るべきかには、本件と異なる判断の余地があったのではないかと思う。

　通常の思考で考えれば、「審査で拒絶された場合」とは、審査さえ通ればよいという意味ではなく、本件商標がパナソニック商標の登録のための障害となる場合には、不使用取消審判を請求するという意味であると理解するのが自然なように思える。実務上も、登録の弊害となった場合に不使用取消を請求するのであるから、本件商標がパナソニック商標の登録要件の弊害となっているかどうかが重要なのであって、それが審査の段階なのか無効審判の段階なのかは、重要ではないだろう。

　そうすると気になるのが、レック株式会社による無効審判が、本件商標に基づく無効（商標法４条１項１１号）を主張しているかどうかである。（本件では、不使用取消が請求された指定商品については駆け込み期間における使用がされたため、４条１項１０号の可能性は低いだろう。）

　仮に、レック株式会社による無効審判が、本件商標に基づく無効を主張していた場合には、「審査で拒絶された場合」という言葉をあまりに硬直的に捉えており、特許庁の判断は妥当ではなかったものと思量する。
　つまり、レック株式会社にしてみれば、パナソニックの意思が、本件商標によって登録できなくなるような場合に不使用取消審判を請求するというものであることは十分に理解でき、その意思が、審査段階にのみ限定されると解することの方が不自然である。
　パナソニック商標を出願していることをレック株式会社に伝えている以上、パナソニックの目的がパナソニック商標の登録にあることは明らかであり、審査さえ終わればその後に無効審判を請求してもパナソニックは不使用取消審判を請求してこないと考えるのは、さすがに無理があり、パナソニックが「審査で拒絶された場合」と説明したからというのは揚げ足を取っているに過ぎないと判断する方が自然なように思える。

　そうすると、無効審判であろうが、本件商標がパナソニック商標の登録要件の障害（権利障害事由）となるならば、パナソニックが本件商標の不使用取消審判を請求する蓋然性は高いと認識できるのであり、少なくとも「交渉の経緯その他諸々の状況から客観的にみて相手方が審判請求をする蓋然性が高く、かつ、被請求人がこれを認識していると認められる場合」には該当したのではないかと思われる。

　なお、本件審決では、無効審判が請求された事実については述べられているが、実際に、本件商標に基づいて無効が主張されているのかについては不明である。仮に、無効の主張が本件商標に基づかないとしたら、本件商標がパナソニック商標の登録要件の直接的な障害とはなっていない以上、無効審判が請求されたとしても、そのことを理由にパナソニックが不使用取消審判を請求するとは考えないと判断するのが適切なように思う。　

３－２．パナソニックはどのように対応すべきであったか

　上述したように、「審査で拒絶された場合」という言葉を硬直的に捉える立場には賛同できないが、いずれにしても、パナソニックが不使用取消審判を請求する条件を「審査で拒絶された場合」に限定して説明したことには落ち度があったと言えるだろう。

　言い換えれば、レック株式会社への説明資料を作成している檀家で、「審査で拒絶された場合」という説明が限定的ではないかという疑問を抱くことは、コロンブスの卵ではなく、十分に可能だったのではないかと思う。
　作成した資料を相手の立場に立って読んでみれば、「審査で拒絶された場合」という言い回しが、「審査段階さえ拒絶されなければよい」と解釈されるリスクを孕んでいることや、そうすると無効審判による無効主張は対象外とされるか否かで争いになるリスクが潜んでいることに気付くのも、そこまで難しいことではなかったように思える。

　また、特許庁による本件判断の是非はともかく（本件は審決が確定している。）、相手方に不使用取消審判を請求する可能性を説明する際には、慎重に言葉を選ぶことで、本件と同じような失敗を回避できるのではないだろうか。

　例えば、審査に限らず、無効審判も含め、自らの商標登録の邪魔になる場合に不使用取消審判を請求する旨を伝えておくべきならば、「登録の障害となる場合に、不使用取消審判を請求する」といった言い回しにすればよいだろう。

　しかしながら、「登録の障害となる場合に」という説明だけでは、その商標が直接的に登録の障害となっている場合に限られるため、上述したように直接の無効理由を形成しない場合には、不使用取消審判が請求されるおそれはないと相手方に理解されることになる。

　そもそも本件のパナソニックのように、既に存在する商標権の権利者（ライセンスＩＮ社）にコンタクトし、自らの商標出願の存在を説明することは、その商標出願が重要であると相手に認識され、相手方に交渉の武器を与えることになる。また、それだけで無効審判のリスクを上げることにもなるだろう。
　そうだとすれば、理想的には、「その商標が直接的に登録の障害となる場合」に限らず、「その商標権者がこちらの商標出願の登録（あるいは登録された状態）を妨害する行為を取った場合」に不使用取消審判を請求する意思であることを相手方に了知させておくのがベターかもしれない。

　但し、このような条件の提示にはリスクがあるだろう。つまり、「（無効審判や取消審判を）やられたらやり返す」というのは、条件として不適切と判断されるリスク（そのような条件の提示そのものが無効とされるリスク）がある。

　たとえば、民法には、１３４条で「停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。」という規定がある。典型的には「気が向いたら～する」といった条件が該当するが、このような民法上の規定があることも踏まえると、「やられたらやり返す」という行為がただの感情論と捉えられてしまうと、条件そのものが無効とされるかもしれない。

　従って、裁判所にただの感情論と判断されないような理由の正当性が主張できるのがよいが、この正当性をどのように主張するかは、ケースバイケースである。例えば、自身の商標権と相手の商標権について、それらの権利から生じる利益に相関性があり、一方の商標権が消失すれば他方の商標権を使用する商品の売上げが当然に増加するであろうと言える場合には、「自身の商標権に対する妨害が行われた場合に、相手の商標権に対して不使用取消審判を請求する」という条件を提示することにも、一定程度の正当性が認められてよいだろう。

　そうはいってもリスクがあることには変わりがないので、望ましくは、「登録の障害となる場合に、不使用取消審判を請求する」という意思に併せて、「こちらの商標出願の登録（あるいは登録された状態）を妨害する行為を取った場合に、不使用取消審判を請求する」という意思も示しておくのがベターなように思われる。