２９条：「刊行物に記載された発明」の判断基準
2024/1/16判決言渡 判決文リンク
＃特許 ＃29条 ＃刊行物
１．実務への活かし（雑感まででいえること）
・権利化 無効化 ＃２９条 ＃発明の認定（刊行物）
特定の技術分野によらない一般論として、
「「刊行物」に物の発明が記載されているというためには、(イ)同刊行物に当該物の発明の構成が開示されており、かつ、(ロ)当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されている」
ことを要する。
また、化学分野の場合、
「刊行物に化学物質の発明としての技術的思想が開示されているというためには、一般に、当該刊行物において、当該化学物質の構成が開示されていることに止まらず、①その製造方法その他の入手方法を理解し得る程度の記載があるか、②刊行物に製造方法その他の入手方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができる」
ことを要する。
※「刊行物に化学物質の発明としての技術的思想が開示されているというためには」というのは、一般論としての（ロ）の要件である「当該発明の技術的思想が開示されている」との要件部分である。
２．概要
本件は、発明の名称を「アミノシラン」とする特許第４８２４８２３号（以下「本件特許」という。）を保有するバーサム マテリアルズ ユーエス，リミティド ライアビリティ カンパニー（以下「特バーサム」という。」に対し、ユーピー ケミカル カンパニー リミテッド（以下「請ユーピー」という。）が無効審判を請求したが、請求が成り立たず、特許は有効とされたため、審決の取消しを求めた事案である。
無効審判では、新規性、進歩性、実施可能要件、サポート要件、原文新規事項、分割要件違反などが争われたが、本記事で扱うのは「新規性、進歩性」であり、特に「刊行物に記載された発明」の判断についてである。
本件特許の請求項１に係る発明（以下「本件発明１」という。）は以下の通りである。
【請求項１】
以下の式により示されるアミノシラン。
【化１】
請ユーピーは、甲１（特開２０００－１９５８０１号公報）を主引用文献とする新規性及び進歩性の欠如、及び、甲４（特開平６－１３２２８４号公報）を主引用文献とする新規性及び進歩性の欠如を主張した。
審決は、新規性、進歩性の具体的な判断に先立ち、「化学物質発明における特許法２９条１項３号の刊行物に記載された発明の認定基準について」以下のように基準を立て、その上で、甲１及び甲４には、本件発明１に係る化学物質は開示されておらず、容易に想到するものでもないと判断した。
「刊行物に記載された発明として化学物質が記載されているというためには、当該刊行物に当該物質の構成が開示されているだけでなく、その製造方法を理解し得る程度の記載があるか、そうでない場合は、当該刊行物に接した当業者が、本件特許の優先日当時の技術常識に基づいてその製造方法やその他の入手方法を見いだすことができることが必要であると解される。」
これに対し、請ユーピーは、本件訴訟で、以下のように主張した。
「本件各発明のような物の発明の場合については、物としての同一性を判断するに当たって、本件各発明と対比される刊行物の記載としては、物の構成が開示されていれば十分であり、さらに、その物を製造する具体的な方法まで開示されている必要はない。化学物質の「製造方法を理解しうる程度の記載があるか、そうでない場合は、当該刊行物に接した当業者が、本件特許の優先日当時の技術常識に基づいてその製造方法やその他の入手方法を見いだすことができることが必要である」といった本件審決の基準は過剰に厳格なものとして不要である。
…新規性判断の対象となる引用文献に記載された物の発明の認定の場面において、「製造方法やその他の入手方法を見いだすことができること」についての立証責任を審判請求人に課すことは、何ら具体的な根拠なく一方的に被告である特許権者を有利に取り扱うものであって、許容されるものではない。」
本件で知財高裁は、「刊行物に記載された発明」の認定について、まず一般論として、以下のように述べた。
「特許法２９条１項は、同項３号の「特許出願前に・・・頒布された刊行物に記載された発明」については特許を受けることができないと規定し、同条２項は、同条１項３号に掲げる発明も含め、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたとき」については特許を受けることができないと規定するものであるところ、上記「刊行物」に物の発明が記載されているというためには、同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが、発明が技術的思想の創作であること（同法２条１項）に鑑みれば、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。」
また、化学分野においてはさらに、次のように述べた。
「特に、少なくとも化学分野の場合、化学物質の化学式や名称を、その製造方法その他の入手方法を見いだせているか否かには関係なく、形式的に表記すること自体可能である場合もあるから、刊行物に化学物質の発明としての技術的思想が開示されているというためには、一般に、当該化学物質の構成が開示されていることに止まらず、その製造方法その他の入手方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。また、刊行物に製造方法その他の入手方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるというべきである。」
請ユーピーは、「当業者が、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができるか」については、以下のように主張していた。
請ユーピーの主張（判決より抜粋。下線は付記）
「本件優先日当時のアミノシラン類の合成に関する以下の技術常識①及び②（甲１２、１６、２０２～２０４）が認められ、本件優先日当時の技術常識を有する当業者が甲１のジイソプロピルアミノシランの記載に接した場合には、ジイソプロピルアミノシランの製造方法を認識できることは明らかであり、甲１には「ジイソプロピルアミノシラン」の化合物が記載されているといえる。なお、アルキル基の嵩高さによる立体障害の存在により、反応が進行しにくくなることはあっても、反応そのものが進行しないわけではなく、反応速度や反応生成物の収率の問題が生ずる程度であることから、当業者であれば、立体障害を理由に甲１２の方法によりＤＩＰＡＳが合成できないとは考えない。
①ハロゲン化シランとＮＨ基（アミノ基）を含む窒素化合物とを反応してＳｉ－Ｎ単結合を形成する合成方法は、化学反応の一般式として示せる程度に一般的な知識とされ、合成されるアミノシラン類はジメチルアミノシランやジエチルアミノシランに限定されるものではなかったこと（以下「当業者の技術常識①」という。）。
②前記①のアミノシラン類の合成方法を、より安定な化合物を得ることを目的として、ジメチルアミノシランやジエチルアミノシランよりも有機置換基を構成する炭化水素基の大きさがより大きい（より炭素数の大きい）ジイソプロピルアミノシランのようなアミノシラン類の合成に適用すること（以下「当業者の技術常識②」という。）。」
これに対し、知財高裁は、以下のように判断した。
知財高裁の判断（判決より抜粋。下線は付記）
「甲１には、実質的に「ＳｉＨ3［Ｎ（Ｃ3Ｈ7）2］」との化学式に対応した化学物質の名称である「ジイソプロピルアミノシラン」が記載されているといえるものの、甲１によってもその製造方法その他の入手方法を理解し得る程度の記載は見当たらない。したがって、甲１に記載された発明の化学物質として「ジイソプロピルアミノシラン」を認定するためには、甲１に接した本件優先日前の当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日前の技術常識に基づいて、「ジイソプロピルアミノシラン」の製造方法その他の入手方法を見いだすことができたといえることが必要である。
(ｲ) 「ジイソプロピルアミノシラン」の製造方法その他の入手方法に関する技術常識の検討
ａ 原告が本件審判で本件優先日前のアミノシランを製造する方法に関する技術常識の根拠として提示をした甲１２及び甲１６には、それぞれ以下の記載がある。
(a) 甲１２の記載事項
「ジメチルアミノシランはＣ及びＤによってジメチルアミン及びクロロシランの反応から求められた…」（６５２頁左欄１～１９行）
「ジメチルアミン及びジエチルアミンは気相中でヨードシランと迅速に反応し、ほぼ定量的な収量で対応するジアルキルアミノシランを生成した。…」（６５２頁左欄２０～２４行）
「ジメチルアミノシラン－調製。ヨードシラン（５２２．４ｍｇ，３．３１ｍｍｏｌ）は気相中でジメチルアミン（２８６．１ｍｇ，６．３７ｍｍｏｌ）と反応した。…」（６５４頁左欄下から１３～５行）
「ジエチルアミノシラン－調製。ヨードシラン（２６０．６ｍｇ，１．６５ｍｍｏｌ）は気相中でジエチルアミン（２３９．０ｍｇ，３．２７ｍｍｏｌ）と反応した。…ジエチルアミノシラン（１６７．４ｍｇ，１．６３ｍｍｏｌ，９９％）を得た。」（６５４頁右欄下から６～２行）
(b) 甲１６の記載事項
「ジエチル（シリル）アミンのサンプルは、ジエチルアミンとクロロシランの気相中での反応により調製された。」（３４０頁１０～１１行）
ｂ そして、甲１２及び甲１６の上記各記載事項によると、ジメチルアミノシランやジエチルアミノシランが、ジメチルアミンやジエチルアミンと、ヨードシランやクロロシランの反応により製造できること、当該反応は気相中、室温下で進行することについては、本件優先日前の技術常識であったといえる。他方、「ジイソプロピルアミノシラン」の製造方法が本件特許の優先日前に知られていたことを認めるに足りる証拠はない。
ｃ また、原告は「アルキル基の嵩高さによる立体障害の存在により、反応が進行しにくくなることはあっても、反応そのものが進行しないわけではなく、反応速度や反応生成物の収率の問題が生ずる程度である」と主張するが、…一般に、化学反応の進行のしやすさは、分子の立体障害の違いにより変わることが知られているところ、原告が本件優先日当時のアミノシラン類の合成に係る技術常識を示すものとして提出する甲２０２においても、「ジイソプロピルアミノシラン」の合成方法に関する文献の記載がないことに加え、甲２０２に挙げられている合成方法に関する文献が記載されたアミノシラン類の７つの化合物（ジメチルアミノシラン、ジエチルアミノシラン、ジフェニルアミノシラン、１－アゼチジニルシラン、１－ピロリジニルシラン、１－ピロリルシラン、１－ピペリジニルシラン）の合成方法や条件を比較しても化合物によって合成の反応条件が異なることからも、仮に反応式が一般化できたとしても、当業者にとって、その下位概念に含まれる化合物の合成方法が直ちに理解できるとか、又は技術常識であったとまでは認められない。
ｄ そうすると、本件優先日前において、甲１２及び甲１６に記載されるように、メチルアミノシランやジエチルアミノシランが、ジメチルアミンやジエチルアミンと、ヨードシランやクロロシランの反応により製造できることは技術常識であったとしても、ジイソプロピルアミノシランを製造できることまでは知られていなかったものといえる。…
(ｳ) 小括
以上によると、甲１に接した本件優先日前の当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日前の技術常識に基づいて、ジイソプロピルアミノシランの製造方法その他の入手方法を見いだすことができたとはいえない。
この点、原告は甲１２及び甲１６の記載に基づく実験結果（甲３０、３１、２１２、２１６）をもって、本件優先日当時、ジイソプロピルアミノシランが製造できたと主張する。しかし、そもそもこれらの実験は、本件優先日後に事後的に行われたものである上に、これらの実験結果についてみると、甲３０や甲２１２に記載された沸点はジイソプロピルアミノシランの沸点と一致せず、甲２１６には、それらの記載の沸点が誤記であることの説明がされているものの、誤記の合理的な説明がされていないこと、甲３１の実験は液相反応であって甲１６の実験の条件である気相反応を満たしていないことなどの疑義があり、その信用性に疑問があるほか、これらの具体的な実験内容によっても、当業者が思考や試行錯誤等の能力を発揮するまでもなく、製造方法その他の入手方法を見いだすことができたと評価できるものではなく、原告の上記主張は採用できない。
したがって、甲１に記載された発明の化学物質として「ジイソプロピルアミノシラン」を、特許法２９条１項３号の「刊行物に記載された発明」と認定することはできない。」
３．雑感
３－１．判決についての感想
全体的な結果について：納得度５０％
本件は、特許法２９条の新規性や進歩性を判断する上で、最も頻繁に用いられる「刊行物に記載された発明」の認定について、どのようにこれを判断すべきかという非常に重要な問題が争点となった事案である。
私が本件の結果の納得度を５０％としたのは、知財高裁が示した「判断基準」が適当なものであることを前提とするならば、結果について異論はないが、そもそもこの「判断基準」が適当なものなのかについて、疑問があるからである。
まず、知財高裁は、化学物質に限らず、広く一般に適用されるものとして、「刊行物に記載された発明」について、以下のように述べた。
「「刊行物」に物の発明が記載されているというためには、同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが、発明が技術的思想の創作であること（同法２条１項）に鑑みれば、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。」
しかし、「刊行物」とは、特許文献だけでなく、論文や取扱説明書など、様々なものがある。そこには、その者がした発明が、その目的に応じた形で記載されるものであり、原理的には、自らがした発明をどのように表現するかについて、記載の仕方にルールは設けられていない。
それにもかかわらず、知財高裁のした判断は、「刊行物」においても、特許出願をするときに求められるような（あるいはそれ以上の）要件を満たさない限り、「刊行物に記載された発明」としての開示とは認めないとするものである。
様々な形で第三者に開示される「刊行物」の性質上、なぜ刊行物に発明を記載するときに、その発明が現に存在していることを示しておくために、特許の記載要件に類する基準が必要とされるのか。「刊行物」の形式で発明を開示しようとする者が、常に特許出願を意識して開示の仕方を検討することは、常識的に考えれば期待できないことである。この点を鑑みれば、知財高裁の示した判断基準が、十分に納得のいく説明の上で定立されたものとは言い難い。
また、知財高裁のした判断には、法律上の不均衡を招いてしまっている懸念もある。
特許法３６条４項１号は、記載要件として実施可能要件を定めている。また、実施可能要件についての裁判所の判断基準は、「明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するためには、当該発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、当業者が過度の試行錯誤を要することなく、特許を受けようとする発明の実施をすることができる程度の記載があることを要する」というもので固まっている。
実施可能要件を満たすために要求される基準は「当業者が過度の試行錯誤を要することなく、発明の実施をすることができる程度の記載があること」である一方で、刊行物に記載された発明として認定されるために要求される基準は「当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていること」である。
そうすると、先願Aが、請求項に発明１を記載し、明細書において発明１が「試行錯誤等の創作能力を発揮することは要するが、過度の試行錯誤は要さないで、発明の実施ができる程度」に記載されていたとしよう。このとき、実施可能要件は満たされるため、他の特許要件を満たせば、先願Aは、発明１の特許権を取得することができる。
次に、先願Aの公開後に、後願Bが、請求項に発明１を記載し、明細書において発明１が「試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく発明の実施ができる程度」に記載されていたとしよう。
このとき、特許法２９条との関係では、先願Aに記載される発明１は、「刊行物に記載された発明」として認定できる要件を満たしていないため、後願Ｂは、先願Ａによって新規性がないとは判断されない。また、実施可能要件も満たしている。しかし、後願Ｂは、特許法３９条の関係で、発明１の特許権を取得することができない。
このように、２９条の判断の中では、先願Ａにおける発明１は「刊行物に記載された発明」としては認められない（２９条の判断における「発明」には該当しない）とされるはずなのに、そのような先願Ａに発明１の特許権が成立するために、後願Ｂの発明１は、先願Ａに対して「新規性（＝新規な発明であること）」が認定されるにもかかわらず、３９条の判断の中では「同一発明（＝新規な発明ではない）」に該当するものとして扱われるという事態が生じることになる。この帰結は、後願Bの出願人としては、素直に納得できるものではないだろう。
一方で、先願Ａが、請求項において発明１が記載されていなかった場合には（例えば、審査の経過で請求項がより限定的な発明１‘となった場合など）、３９条の適用はないため、後願Ｂにおいて、発明１の特許権を取得することができるようになる。
しかし、先願Ａの出願人や発明者の立場からすれば、先願Ａにおいて権利を取得するための記載要件は満たしているはずの発明１が、なぜ、「刊行物に記載された発明」として認定されないのか。この帰結は、先願Ａの出願人としては、素直に納得できるものではないだろう。
このように、知財高裁の示した「判断基準」は、法的に矛盾があるとまでは言えないものの、他の条項との均衡が図られているものともいえないように感じられる。
１つの特許出願において「特許を取得できる程度の発明の記載」と「後願を排除できる程度の発明の記載」が異なっており、前者の方が後者よりも緩やかに判断されることになるが、果たしてこのような基準は適切といえるのか。
日本の特許法は、先願主義を採用しており、発明を先に出願した者に独占排他権を与えるものであるならば、独占排他権を与えるのに十分な開示をした出願が公開されたことによって、必ずしも後願が排除されないというのでは、先願主義とは何なのかという特許法の根源もぐらついてしまうのではないか。
私の個人的な意見としては、知財高裁が示した一般論としての「刊行物に記載された発明」の判断基準は過度に厳格なものであり、化学物質という特定の分野における判断基準はともかく、裁判所はこの分野に特有の事情に感化され過ぎているきらいがある。
しかしながら、知財高裁は「刊行物に記載された発明」について、本件のような判断基準を示したのは、本件が初めてではない。既に知財高裁は、複数回にわたって、本件と同等の「判断基準」を示している以上、知財高裁がこの「判断基準」を大きく修正することは、現実的には起こり難いだろう。
実務においても、最高裁で判断される機会がない限りは、本件で示された「判断基準」に従って対応する他ないと考えておくのが、無難なように思われる。
以降の考察では、上記とは違ったアプローチで、知財高裁の示した「判断基準」が抱える問題について考察する。（ほとんど法律論の話であり、実務に役立つような話ではないと思うがご了承いただきたい）
また、請ユーピーの主張と知財高裁の判断から、「判断基準」に従って判断をする際の重要な論点が発生しているため、この点についても簡単に触れ、実務においてどのように主張をすべきかについても、「権利化側」及び「無効化側」の双方から考察する。
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